Quando si predica bene ma si razzola male

Stefano Sandri

Enercon GmbH ha chiesto la registrazione come marchio comunitario di una forma di convertitore di energia eolica disegnata nientemeno che dal famoso architetto Norman Foster ed oltretutto già protetto come disegno e modello di utilità in Germania, assumendo che in ogni caso quella forma avrebbe assunto carattere distintivo (art. 7, 3 RMC). Commissione di Ricorso prima e TPI poi, T-71/06, del 15 novembre 2007, (Enercon GmbH vs. UAMI), han detto NO: assenza di distintività ed insufficienza di prova sul secondary meaning. Con buona pace di Foster, lasciamo ai lettori qiudicare quanto questa macchina si distingua dalle altre del genere. Ma il punto è un altro: come la avrebbe giudicata, o meglio percepita, il pubblico rilevante?

Il TPI ci ricorda che il carattere distintivo di un marchio deve essere apprezzato da un lato in rapporto ai prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione, dall’altro in rapporto alla percezione che ne ha il pubblico rilevante (19) e che a riguardo non c’è distinzione tra i marchi di forma e gli altri (20), anche se la percezione può risultare più difficile. A questo punto riconosce, d’accordo con le precedenti decisioni e la parte richiedente, che ci troviamo di fronte ad un pubblico di professionali altamente specializzati e dotati di un gran Know-how, per cui bisogna tener conto nell’apprezzamento del carattere distintivo del marchio considerando del livello d’attenzione presunto in un consumatore professionale (25). Fin qui nulla da eccepire. Lo capirebbe anche un bambino che scegliere e comprare delle macchine eoliche non è precisamente la stessa cosa che comprare un pacchetto di chips!

Se non che, del tutto irrealisticamente, la sentenza pretende poi, dopo queste enunciazioni di principio, di applicare tralatiziamente i consueti criteri già sperimentati in altri casi di marchi di forma, in particolare quello secondo cui una semplice variante di una forma-tipo di un prodotto presente sul mercato non potrebbe passare per una forma distintiva, ed infatti cita il precedente delle lampade tascabili nel caso MAG INSTRUMENT (23). Ma come si può paragonare il livello di attenzione di chi compra una lampada tascabile in un negozio di articoli per la casa con quello di chi vuole comprare un convertitore eolico di energia solare? Eppure, il TPI ribadisce che proprio nella fattispecie i consumatori interessati non potrebbero attribuire alla forma dei dispositivi eolici la funzione di indicare da quale produttore provengano se non procedendo ad una analisi e dando prova di una attenzione particolare (26). E cos’altro dovrebbero fare gli acquirenti eventualmente interessati ad un prodotto così complesso e tecnologicamente sofisticato (si vedano le considerazioni tecniche svolte al punto 26). D’accordo che quello che conta nei giudizi sulla distintività del marchio è l’impressione globale e che questa non passa attraverso una indagine ragionata sui dettagli, ma nel caso di prodotti complessi e di alta tecnologia l’attenzione non può non essere meditata e centrata sulle informazioni ed i dai tecnici e la funzione distintiva delegata ad altri segni. In altre parole queste situazioni potrebbero forse più credibilmente ricondursi ad un difetto di registrabilità per l‘impedimento assoluto del segno di forma a costituirsi nella figura del marchio registrabile (art. 7,1, a)RMC), piuttosto che ad un difetto di istintività.

Non posso sapere a quali conclusioni avrebbe potuto portare un approfondimento del procedimento percettivo del conclamato pubblico pertinente nel caso di specie, ma mi pare che non si siano tenute in considerazione tutte le circostanze di fatto rilevanti, come la giurisprudenza del diritto comunitario ripetutamente insegna e si sia motivato in termini astratti avulsi dal contesto di riferimento. Oltretutto la sentenza in questione disattende le considerazioni sulla natura tecnica dei prodotti di cui ai marchi di forma che aveva cominciato ad introdurre (cfr. T 358/04, 12 settembre 2007 Georg Neumann GmbH V. UAMI), segnando a riguardo un passo indietro.

Attenzione nel descrivere i prodotti nella domanda di registrazione!

Stefano Sandri

Con sentenza del 12 settembre 2007 (T 358/04, Georg Neumann GmbH V. UAMI) il Tribunale Comunitario ha dichiarato il marchio di forma qui rappresentato non registrabile per difetto di carattere distintivo, confermando la decisione della Commissione ricorsa. La conclusione nel merito sembra scontata, ma la sentenza è particolarmente restrittiva quanto all’interpretazione dell’ambito di protezione del marchio. Infatti il carattere distintivo del marchio richiesto deve essere valutato unicamente con riferimento ai prodotti figuranti nella domanda (nella fattispecie, «Microfoni, in particolare microfoni da studio, microfoni a condensatore, microfoni a gradiente di pressione e loro parti, comprese nella classe 9»). Che i prodotti per cui deve essere valutato il carattere distintivo del marchio richiesto sono in pratica esclusivamente microfoni di grande valore e, in particolare, microfoni da studio – come sostiene la ricorrente - non risulta dalla domanda che invece fa riferimento ai microfoni in generale. L’inciso “in particolare” significa solo che quei prodotti sono menzionati solo a titolo d’esempio. Del resto, ricorda la sentenza, circostanze estrinseche al diritto conferito dal marchio comunitario quali il piano di commercializzazione, e, in particolare, il prezzo del prodotto interessato, non sono oggetto della registrazione e, di conseguenza, non possono essere prese in considerazione nella valutazione del carattere distintivo di un marchio. Neanche il tentativo successivo della richiedente di limitare l’elenco dei prodotti indicati nella domanda di registrazione, nel senso di microfoni di alta qualità, professionalità e performances è stato preso in considerazione, dal momento che tale domanda è volta a modificare il pubblico e, di conseguenza, è diretta a modificare necessariamente la portata della controversia. La conseguenza è che la ricorrente non ha potuto sostenere che il consumatore interessato dovesse avere un livello di attenzione professionale, tanto più che, secondo la sentenza, non potrebbe escludersi che i microfoni, così come figurano nella domanda, si rivolgono certamente ad un pubblico più ampio, ovvero anche ai consumatori che non se ne servono per fini professionali. Se non che, del tutto contraddittoriamente, il Tribunale ritiene che, trattandosi “di beni di uso meno frequente e di maggior valore dei prodotti di consumo corrente”, il pubblico può “avere un grado di attenzione elevato al momento della scelta dei prodotti di cui trattasi”. Con il che viene introdotto ancora un nuovo parametro di valutazione (uso meno frequente e maggior valore del prodotto) rispetto a quello considerato nel precedente nel caso Bang & Olufsen (cfr. il relativo post). Insomma, mi pare che ci sia ancora molta incertezza e confusione nel determinare il gradiente di attenzione del consumatore e di conseguenza quello della distintività. Quanto al modo di descrivere i prodotti/servizi che si vogliono coprire con il marchio, beh credo che chi redige la domanda dovrà stare molto attento, perché tutto quello che non c’è… rimane fuori!