Quando si predica bene ma si razzola male

Stefano Sandri

Enercon GmbH ha chiesto la registrazione come marchio comunitario di una forma di convertitore di energia eolica disegnata nientemeno che dal famoso architetto Norman Foster ed oltretutto già protetto come disegno e modello di utilità in Germania, assumendo che in ogni caso quella forma avrebbe assunto carattere distintivo (art. 7, 3 RMC). Commissione di Ricorso prima e TPI poi, T-71/06, del 15 novembre 2007, (Enercon GmbH vs. UAMI), han detto NO: assenza di distintività ed insufficienza di prova sul secondary meaning. Con buona pace di Foster, lasciamo ai lettori qiudicare quanto questa macchina si distingua dalle altre del genere. Ma il punto è un altro: come la avrebbe giudicata, o meglio percepita, il pubblico rilevante?

Il TPI ci ricorda che il carattere distintivo di un marchio deve essere apprezzato da un lato in rapporto ai prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione, dall’altro in rapporto alla percezione che ne ha il pubblico rilevante (19) e che a riguardo non c’è distinzione tra i marchi di forma e gli altri (20), anche se la percezione può risultare più difficile. A questo punto riconosce, d’accordo con le precedenti decisioni e la parte richiedente, che ci troviamo di fronte ad un pubblico di professionali altamente specializzati e dotati di un gran Know-how, per cui bisogna tener conto nell’apprezzamento del carattere distintivo del marchio considerando del livello d’attenzione presunto in un consumatore professionale (25). Fin qui nulla da eccepire. Lo capirebbe anche un bambino che scegliere e comprare delle macchine eoliche non è precisamente la stessa cosa che comprare un pacchetto di chips!

Se non che, del tutto irrealisticamente, la sentenza pretende poi, dopo queste enunciazioni di principio, di applicare tralatiziamente i consueti criteri già sperimentati in altri casi di marchi di forma, in particolare quello secondo cui una semplice variante di una forma-tipo di un prodotto presente sul mercato non potrebbe passare per una forma distintiva, ed infatti cita il precedente delle lampade tascabili nel caso MAG INSTRUMENT (23). Ma come si può paragonare il livello di attenzione di chi compra una lampada tascabile in un negozio di articoli per la casa con quello di chi vuole comprare un convertitore eolico di energia solare? Eppure, il TPI ribadisce che proprio nella fattispecie i consumatori interessati non potrebbero attribuire alla forma dei dispositivi eolici la funzione di indicare da quale produttore provengano se non procedendo ad una analisi e dando prova di una attenzione particolare (26). E cos’altro dovrebbero fare gli acquirenti eventualmente interessati ad un prodotto così complesso e tecnologicamente sofisticato (si vedano le considerazioni tecniche svolte al punto 26). D’accordo che quello che conta nei giudizi sulla distintività del marchio è l’impressione globale e che questa non passa attraverso una indagine ragionata sui dettagli, ma nel caso di prodotti complessi e di alta tecnologia l’attenzione non può non essere meditata e centrata sulle informazioni ed i dai tecnici e la funzione distintiva delegata ad altri segni. In altre parole queste situazioni potrebbero forse più credibilmente ricondursi ad un difetto di registrabilità per l‘impedimento assoluto del segno di forma a costituirsi nella figura del marchio registrabile (art. 7,1, a)RMC), piuttosto che ad un difetto di istintività.

Non posso sapere a quali conclusioni avrebbe potuto portare un approfondimento del procedimento percettivo del conclamato pubblico pertinente nel caso di specie, ma mi pare che non si siano tenute in considerazione tutte le circostanze di fatto rilevanti, come la giurisprudenza del diritto comunitario ripetutamente insegna e si sia motivato in termini astratti avulsi dal contesto di riferimento. Oltretutto la sentenza in questione disattende le considerazioni sulla natura tecnica dei prodotti di cui ai marchi di forma che aveva cominciato ad introdurre (cfr. T 358/04, 12 settembre 2007 Georg Neumann GmbH V. UAMI), segnando a riguardo un passo indietro.