Secondary meaning: sta diventando una probatio diabolica?

Sergio Rizzo

Credo che potrei facilmente riconoscere tra mille la barretta di cioccolato Bounty, ma forse la mia percezione è condizionata dal fatto che da ragazzo ne mangiavo un bel po’ (e anche adesso ogni tanto mi tolgo lo sfizio…). Purtroppo, sembra che nell’Unione europea il sottoscritto faccia parte di una minoranza, almeno a giudicare dalla lettura della sentenza del Tribunale di Primo Grado comunitario dell’8 luglio ( T-28/08, Mars, Inc. v. Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, SHAPE OF A CHOCOLATE BAR – che ha confermato che la forma del Bounty della Mars non può essere registrata come marchio per mancanza di carattere distintivo.

La storia del marchio comunitario n. 818864, è già abbastanza conosciuta. In sintesi, il 7/5/1998 la Mars Inc. richiede la registrazione come marchio di forma della barretta di cioccolato Bounty.

L'UAMI concede la registrazione il 24/4/2003. Pochi mesi dopo, precisamente in data 11/12/2003, l'impresa Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG chiede all'UAMI di annullare il marchio in questione, essenzialmente per mancanza di carattere distintivo. In prima battuta, la Divisione d'Annullamento dell'UAMI respinge la richiesta, ma successivamente le Commissioni di Ricorso danno ragione a Ludwig Schokolade ed annullano il marchio in questione.

Il TPG ha appena confermato l'annullamento del marchio tridimensionale della Mars, seguendo sostanzialmente lo stesso ragionamento delle Commissioni di Ricorso. La motivazione può riassumersi come segue:

- In marchio in questione, che è stato richiesto come marchio tridimensionale, non è per se distintivo e va rigettato ex Art. 7.1 b) del RMC, perché non presenta differenze significative rispetto alle altre barrette di cioccolato presenti nel mercato. Non c'è quindi bisogno di fare riferimento alla lettera c), né alla lettera e) dello stesso articolo.

- Riguardo al secondary meaning, le prove dell’acquisita distintività della forma del Bounty sulla base dell’uso nel mercato sono ritenute insufficienti. In particolare, le prove sarebbero, in principio, sufficienti per dimostrare il secondary meaning solo in 6 degli allora 15 Stati comunitari (Regno Unito, Belgio, Francia, Italia, Gemania e Paesi Bassi), però in ogni caso questi Stati non rappresenterebbero una “parte sostanziale” del territorio comunitario. Per superare la mancanza originaria di distintività occorrerebbe comprovare in tutti i territori l’acquisizione del secondary meaning.

Dal mio modesto punto di vista, il TPG su questo punto è forse stato eccessivamente esigente.

Questa decisione sfavorevole è un nuovo capitolo nella tormentata storia dei tentativi della Mars di registrare come marchio comunitario la forma dei suoi prodotti. Infatti, basta dare un’occhiata al CTM-online per rendersi conto che, se da un lato è riuscita ad ottenere protezione per la forma di vari dei suoi dolciumi più famosi (per esempio, il Twix), dall’altro si è vista costretta a rinunciare in almeno una decina di casi simili. Vedremo se, alla fine, si potrà esclamare dulcis in fundo!