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24 marzo 2009

Può la denominazione generica di un prodotto diventare un Marchio?

Anna Cardillo

Il 4 Agosto 1998 l'Uffcio Brevetti della Repubblica Polacca (PPO) ha accolto la richiesta di registrazione del marchio denominativo OPTOMETRYSTA, avanzata dall'imprenditore polacco Tomasz Bednarski, per servizi come la valutazione dello stato refrattivo dell’occhio ed altre condizioni fisiologice e funzionali necessarie alla visione e la determinazione delle misure ottiche correttive.
Nel febbraio 2007, il presidente del comitato esecutivo della società polacca di Ottica e Optometria, ha informato il PPO che la parola "optometrysta" (optometrist) è un termine professionale comunemente usato, almeno dal 1983.
Secondo l'art 167, della legge polacca del 30 giugno 2000, relativo al diritto di proprietà industriale, il procuratore generale della Repubblica di Polonia o il presidente dell'uffico brevetti polacco può, nel pubblico interesse, chiedere che il diritto alla tutela di un marchio sia invalidato o intervenire in un invalidazione di azione già in corso.
Nel marzo 2007, il Presidente dell'Ufficio Brevetti ha presentato richiesta di nullità del marchio, sostenendo che la registrazione era stata concessa non tenendo conto dell' articolo 7, della vecchia legge polacca sui marchi del 1985 e delle sue successive modifiche. Secondo tale articolo infatti, le uniche indicazioni idonee ad essere registrate come marchi sono quelle che, in un'ordinaria attività economica, sono in grado di distinguere il prodotto; un segno non è in grado di identificare e distinguere un prodotto dagli altri se questo costituisce solo la sua denominazione generica.
Il presidente del PPO ha affermato che il marchio in questione rappresenta un termine professionale comunemente usato, riferendosi a quanto specificato dal Consiglio Mondiale di Optometria e cioè che il termine "Optometria" si riferisce ad una professione sanitaria in generale che si occupa delle malattie degli occhi e degli strumenti per curarle.
In Polonia, nel 1999, la professione di Optometrista è stata classificata nella lista delle professioni e specialità redatta dal Ministero del Lavoro polacco (alla posizione no. 223905) e il presidente della Centrale di Statistica. Durante le audizioni presso la PPO il proprietario del marchio, sapeva che nessuno prima di lui lo aveva registrato, e ha così deciso di farlo in modo da godere dei vantaggi finanziari di registrazione.
L'ufficio Brevetti polacco, per le motivazione sovra esposte, nel 2007 ha invalidato il diritto di protezione del marchio in questione.
A nulla sono valsi i ricorsi presentati dal Sig. Bednarski appellandosi a difetti procedurali della sentenza di invalidazione, questa è ormai definitiva.
E' chiaro quindi che affinchè un marchio possa essere registrato e di conseguenza tutelato, è necessario che questo sia dotato di una capacità distintiva; caratteristica che rende possibile il riconoscimento del prodotto differenziandolo dagli altri. Non si può dunque adottare come marchio un aspetto del prodotto che non permette la sua individuazione, o come nel caso del Sig. Bednarski, la sua denominazione generica.

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