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13 settembre 2006

Se l’agente procede alla registrazione del marchio

Stefano Sandri

Il TPI, con sentenza del 7 settembre scorso, 06/05, DEF-TEC Defense Technology GmbH v. Defense Technology Corporation of America, si è pronunciato a fondo sulla interpretazione dell’art. 8,3 del Regolamento del marchio comunitario che sancisce l’illegittimità della domanda di registrazione in mala fede dell’agente o rappresentante. Secondo la sentenza l’articolo in questione “è finalizzato ad evitare la sottrazione di un marchio da parte dell’agente del titolare di detto marchio, poiché l’agente potrebbe sfruttare le conoscenze e l’esperienza acquisita durante la relazione commerciale con tale titolare traendo, pertanto, un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti che il titolare del marchio abbia esso stesso effettuato”. E’ dunque interessante notare che la chiave di lettura non è tanto la sanzione di un comportamento soggettivamente illecito, ma la tutela di chi ha investito per l’acquisizione di un diritto di esclusiva, il marchio, che gli assicura un vantaggio competitivo. Il marchio atteneva a questo segno figurativo e complesso per armi bianche, rientranti nella classe 8, e le «munizioni, proiettili, spruzzatori di sostanze irritanti, altri strumenti di attacco e di difesa», rientranti nella classe 13, richiesto all’UAMI da chi era stato agente di una società americana. Tutta la decisione, tuttavia, ha girato attorno all’interpretazione di una dichiarazione resa dal presidente della società, in occasione di una acquisizione di altra identica società, ma appartenente ad altro Stato degli USA, ed in particolare se costituisse prova di un consenso chiaro, preciso ed incondizionato del titolare del marchio al suo agente perché ne potesse disporre con una domanda di registrazione autonoma.
Il TPI, in proposito, ha ritenuto che la Commissione di ricorso non abbia esaminato il problema alla luce delle relazioni commerciali delle parti e la legislazione applicabile nelle circostanze (quella USA), per cui ha accolto l’appello ed annullata la decisione delle Commissioni.

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