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23 luglio 2009

Fighting with the BOAS of Alicante

Stefano Sandri

It is settled case law that the statement of reasons of BOAs’ decisions need be given for all goods and services applied for. Accordingly the BOAs must determine specifically that none of the grounds for refusal listed by Article 7(1) CTMR applies to the mark in question in relation to each of those goods or services claimed, and they may reach different conclusion depending upon the goods or services considered.
In the case ULTIMATE FIGHTING, 2 April 2009, the 1st Board failed to do so and the CFI, although the applicant did not invoked this failure, annulled of its own motion and in this respect the contested decision.

It’s true that the same grounds of refusal are given for a category or group of goods or services and the BOARD can limit itself to using general reasoning for all the goods or services concerned . However this is of poor assistance when, as in the subject case, the trademark applied for covers more than 215 goods falling within four separate classes as well as at least 13 kinds of different services.
Terrific !.


The plain application of the principles governing the statement of grounds may lead the BOARDs in some cases to be overloaded by a very hard work. Moreover, to assess which goods or services are to be considered homogenous (complementary) is an uneasy additional exercise that must be reviewed by the CFI pursuant its control of legality of the appealed decision.
Any idea as how to meet the productivity expectations of the Office and their clients?

1 commento:

Emanuele ha detto...

Caro Sandri,
leggo sempre con vivo interesse i Tuoi interventi e Ti sono davvero grato per l'opera che svolgi.
Non condivido però lo spirito che anima alcuni Tuoi interventi (quale l'ultimo anzi l'ULTIMATE FIGHTING).
Prendo, quindi, a pretesto l'ultimo Tuo intervento per fare una riflessione generale.
Credo condividerai il fatto che il diritto comunitario (quindi non solo il diritto comunitario della proprietà intellettuale) risenta in modo drammatico la tensione tra "democrazia e efficienza".
E' brace che arde sotto la cenere fin dalla nascita della Comunità Europea.
Pensa al ruolo ancora oggi preponderante del Consiglio dei Ministri dell'UE rispetto al Parlamento UE, pensa alla modalità di elezione dell'esecutivo UE (quasi del tutto svincolata dalla volontà popolare) o - per scendere nel quotidiano - alla mediocrità delle traduzioni.
Dall'altro lato, pensa all'inefficienza (e forse inutilità) della carta prodotta per diffondere il verbo comunitario in tutti e ventisette i Paesi in tutte le (22?) lingue dell'UE.
Da utente del sistema del marchio comunitario, mi sembra che si possano scorgere due diversi indirizzi delle presidenze UAMI.
La Presidenza Combaldieu - forse perché il sistema stava allora nascendo - era più attenta agli aspetti "democratici" quali quelli concernenti il contraddittorio nei procedimenti oppositivi, la motivazione delle decisioni, in generale il confronto tra utenti e esaminatori.
L'attuale presidenza è forse un caso di studio a livello planetario per efficienza: i tempi e i costi per la concessione sono stati ridotti della metà, l'accesso ai documenti è totale (aspetto forse neanche troppo democratico!) bastando un click nel CTM ON LINE Database, l'UAMI ha così tanti soldi che non sa che farsene (da cui deduco che forse lo spirito del mio intervento è solo invidia!)
Ma che dire della qualità delle attuali decisioni emesse dagli organi UAMI? Quasi sempre consistenti in un'arida compilazione della procedura e in un "copia e incolla" di paragrafi tratti da sentenze della CGE (Sabel, Canon et cetera)?.
Che dire della qualità del contraddittorio? Ricorderai all'ultimo "italian day" la diffusa lamentela sulla tempistica "a la carte" per la produzione delle prove nei procedimenti oppositivi?
Insomma tanta efficienza... ma quanta democrazia?
Ora Tu ci dici che la giusprudenza di ULTIMATE FIGHTING potrebbe portare un carico eccessivo di lavoro per le Commissioni di Ricorso che dovrebbero analizzare in dettaglio (l'omogeneità de)i prodotti/servizi oggetto di rivendicazione.
Io non ho lavorato all'UAMI e non so se tale spettro porti il sistema all'impasse.
Mi viene da pensare che se vi fosse una barriera maggiore per l'accesso al contraddittorio (soprattutto imputando spese legali "vere" a chi perde) allora le Commissioni dei Ricorsi potrebbero essere meglio strutturate.

Un saluto sincero Emanuele