CATCH US IF YOU CAN !!!

New trademark opposition procedure in Italy

2011-07-11T12:41:00.000+02:00

Giovanni Orsoni

On 11 July 2011 the Italian Patent and Trademark Office (UIBM), published on its website the first Italian Trademark Bulletin. The current issue (“Bollettino N.1 del 11 luglio 2011”) can be found in PDF format at http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/BollettinoMarchi.aspx.

The publication of the online Bulletin, which from now on will be released monthly, is one of the final implementation steps of the new “opposition” system for Italian trademarks, as provided for by Articles 174 to 184 of the Italian Industrial Property Code, implemented by a set of subsequent decrees (the Ministerial Decree no. 33/2010 of 13 January 2010, the Legislative Decree no. 131/2010 of 13 August 2010, and finally the Ministerial Decree of 11 May 2011).

The opposition procedure before the Italian PTO has been now introduced for the first time in Italy and has been designed along the lines of the opposition proceedings before the OHIM (the European trade marks and designs office), albeit with some differences.

This first issue of the Bulletin contains a list of the marks filed in Italy after 2 May 2011 and up to 8 June 2011, together with their (eventual) graphical representation, the owner’s name and the designated lists of goods and/or services.

These filings can be opposed until three months after the publication of each bulletin, i.e. in this case until 11 October 2011.

Similarly, International trademarks applications designating Italy and published in the WIPO Gazette as of July 2011 may be opposed within three months from the first day of the month subsequent to their publication, i.e. in this case before 1 November 2011.

The grounds to oppose a filing are strictly listed by law. Oppositions can be filed based on:

- Earlier trademark registrations or applications in force in Italy that are either a) identical to the trademark in the application to be opposed and covering identical goods/services, or b) identical or similar to the trademark in the application to be opposed and covering identical or similar goods/services when there exists a likelihood of confusion on the part of the public;

- Well-known personal names, signs used in artistic, literary, scientific, political or sports fields, denominations and abbreviations of exhibitions or events and of non-profit bodies or associations and their emblems;

- Personal names if the use of the trademark in the opposed application can be detrimental to the reputation, credit or dignity of the person entitled to the name;

- Image rights if the trademark in the application to be opposed consists of a portrait of a person.

Any other right (i.e. unregistered trademarks, domain names, company names, copyright, an earlier trademark for dissimilar goods/services) may be asserted only in ordinary invalidity proceedings before the Italian Courts.

Even for the mentioned allowed grounds, the opposition procedure is not mandatory and proceedings can always be brought before the Courts. The opposition procedure is however expected to be quicker and more cost effective.

A fee of 250 euros must be paid prior to the filing of the opposition, and the procedure timetable will be as follows: 1) two months from the filing of the opposition for the Office to decide on its admissibility; 2) a cooling-off period of further two months for the parties to find an amicable solution (extendable up to one year on joint request); 3) beginning of the proceedings. A decision shall be rendered within twenty-four months from the opposition date.

The decision of the Office on the opposition can be appealed before a designated Board of Appeal (“Commissione dei Ricorsi”) within 60 days from the notice of the decision. A further appeal (exclusively on points of law) can be brought to the Supreme Court (“Corte di Cassazione”).

From a practical standpoint, the surveillance system our firm keeps in place to monitor later filings gains today a new and more up-to-date tool, to give our clients who opted-in to the service a timely report on interfering filings and to evaluate together the opportunity to oppose them.

Why Viacom lost against Youtube? Because Tiffany lost against eBay, that’s why

2010-07-03T11:41:00.004+02:00

Fabio Angelini

Many newspapers have reported the recent “victory” which Google scored against Viacom in a copyright infringement case. But sadly, few if any, got it right. And fewer less did notice that in deciding the case, the Judge cited another case which has little to do with copyright, but which should be more interesting with the followers of this blog, since it squarely dealt with trademarks, i.e. Tiffany v. eBay (630 F.3d 93 -2nd Cir. 2010- aff.d)

So, to make it right, let’s start from the former and work our way up to the latter.

Tiffany sued Ebay alleging that hundreds of thousands of counterfeit silver jewelry items were offered for sale on eBay’s website from 2003 to 2006. Tiffany argued that eBay should be held liable for direct and contributory trademark infringement, unfair competition, false advertising, and direct and contributory trademark dilution, since eBay facilitated and allowed these counterfeit items to be sold on its website.

Tiffany, to make its case even more powerful, argued that eBay was on notice that a problem of counterfeiting existed and, accordingly, that eBay had the obligation to investigate and control the illegal activities of sellers specifically, by preemptively refusing to post any listing offering five or more Tiffany items and by immediately suspending sellers upon learning of Tiffany’s belief that the seller had engaged in potentially harmful conduct.

EBay, undeterred replied that it was Tiffany’s burden, not eBay’s, to monitor the eBay website for counterfeits and to bring counterfeits to eBay’s attention. eBay on its part, claimed and proved that in practice, each time potentially infringing listings were reported to eBay, eBay had immediately removed the offending listings.

So at the heart of the dispute was not whether counterfeit Tiffany jewelry should flourish on eBay, but rather, who should bear the burden of policing Tiffany’s “valuable” trademarks in Internet commerce.

The Appeal Court, confirming the lower Court decision, recognized that while the rapid development of the Internet and websites like eBay have created new ways for buyers and sellers to connect each other and to expand their businesses beyond geographical limits, these new markets have also, however, given counterfeiters new opportunities to expand their reach. The Court was not unsympathetic to Tiffany and other rights owners who have invested enormous resources in developing their brands, only to see them illicitly and efficiently exploited by others on the Internet. Nevertheless, the Court stated firmly that law is clear: it is the trademark owner’s burden to police its mark, and companies like eBay cannot be held liable for trademark infringement based solely on their generalized knowledge that trademark infringement might be occurring on their websites. Tiffany says to be willing to appeal the case to the US Supreme Court, but its chances are, in my view, dim and I would not be surprised if the Supreme Court even denied certiorari.

Now let’s turn to the Viacom case.

Viacom (but also the UK Premier League, among the co-plaintiffs) had sued Youtube (which is now owned by Google) alleging that while YouTube’s website purports to be a forum for users to share their own original “user generated” video content, in reality, a vast amount of that content consists of infringing copies of Viacom’s copyrighted works. And in an argument strikenly similar to Tiffany, Viacom argued that YouTube had deliberately chosen not to take reasonable precautions to deter the rampant infringement on its site, and since YouTube directly profits from the availability of popular infringing works on its site, it had decided to shift the burden entirely onto copyright owners to monitor the YouTube site on a daily or hourly basis to detect infringing videos and send notices to YouTube demanding that it “take down” the infringing works”.

These being the facts of the case, Google decided to move for summary judgement. In US civil procedure, a motion for summary judgment means that one party asks the court to decide that the available evidence, even if taken in the light most favorable to the non-moving party (i.e. Viacom) , supports a ruling in favor of the moving party (i.e. Google). Usually, a two-part test must be met: (i) no genuine issue of material fact can be in dispute between the parties, and (ii) the moving party must be entitled to judgment as a matter of law.

Judge Stanton of United States District Court for the Southern District of New York, found for Youtube that under the safe harbor provisions of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA). In light of the scope and rationale of the DMCA, general knowledge of copyright infringement, is not sufficient to impose liability on Youtube, and as long as Youtube, once notified of an (alleged) infringement complied with the take down request (and Youtube had implemented the take down, as also recognized by Viacom), YouTube could benefit from the safe harbour provisions.

In reaching his decision, Judge Stanton noted that “to let [mere] knowledge of a generalized practice of infringement in the industry, or of a proclivity of users to post infringing materials, impose responsibility on service providers to discover which of their users’ postings infringe a copyright would contravene the structure and operation of the DMCA”. In other words, unless it was proven that Youtube had knowledge of specific and identifiable infringements of particular individual item, which basically means to have all the means and opportunities to carry out a preventive control over the (allegedly infringing) posting, Youtube did not have any obligation to police its website also because the DMCA itself explicitly states that its provisions should not be construed to condition the enjoyment of a “safe harbour” on a “service provider monitoring its service or affirmatively seeking facts indicating infringing activity”. And citing the holding of the Tiffany case, Judge Stanton added :“although by different techniques, the DMCA applies the same principles, and its establishment of a safe harbour is clear and practical: if a service providers knows (from notice from the owner, or a “red flag”) of specific instances of infringement, the provider must promptly remove the infringing material. If not, the burden is on the owner to identify the infringement. General knowledge that infringement is “ubiquitous” does not impose a duty on the service provider to monitor or search its services for infringements”.
Like in Tiffany.

Una brutta sentenza boccia i marchi deboli

2010-06-08T11:18:00.008+02:00

Stefano Sandri

STAR SNACKS, della Nicolas Wessang, viene opposto al marchio figurativo della Greinwald GmbH, (T 492/08, 11 maggio 2010), più o meno per gli stessi prodotti. Dato la intrinseca debolezza/descrittività dei termini SNACS e FOODS, e la diffusissima valenza dell’attribuzione qualitativa di STAR, la Quarta Commissione di ricorso dell’UAMI aveva ritenuto i due segni sufficientemente differenziati e non confondili.

L’ Ufficio aveva fatto quindi applicazione piana in tema di giudizio di confondibilità tra marchi deboli, per cui le differenze percettive visuali e fonetiche, seppure di non grande rilievo, erano più importanti delle somiglianze indotte dal valore concettuale, banalissimo e certo non distintivo. In sostanza, un riconoscimento della consolidata giurisprudenza italiana in materia. Ma il Tribunale ha buttato all’aria l’apprezzamento della pronuncia impugnata, non tanto perché ha rifiutato lo schematismo rigido della nostra dottrina sui marchi deboli e marchi forti, ma perché proprio facendo leva su un accertamento di tutti i fatti pertinenti e rilevanti al caso di specie, è incorsa, a mia opinione, in un palese errore di diritto nell’applicare – sopravvalutandone la portata – il criterio secondo cui “il consumatore presta generalmente la più grande attenzione all’inizio di un marchio, piuttosto che alla sua parte finale” (punto 46). Ma quando mai!.

Per acquistare un pacchetto di chips o uno snack o una merendina non sarà certo la dicitura STAR ad attrarre l’attenzione del consumatore, nella cui impressione globale eserciterà un ruolo del tutto marginale, in un settore (quello alimentare) in cui le STAR, in parole o rappresentazioni figurative non si contano più. Personalmente riterrei piuttosto che STAR ed il suo concetto sia da tempo divenuto termine elogiativo usuale nel commercio de quo e quindi generico ai sensi dell’art.7, 2. lett d) RMC. (incidentalmente questa è stata appunto la conclusione cui erano pervenuti i Giudici delle Sezioni specializzate tre anni fa a Venezia ai con i quali avevo condotto una esercitazione proprio su quel simbolo grafico).

L’impostazione errata del problema nasce in realtà nella sentenza quando si afferma che il carattere distintivo dei marchi non avrebbe in caso di conflitto troppa importanza (punto 56), quando sin dalla dottrina SABEL/PUMA si è detto che“ the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion” , per cui vale la reciproca secondo cui c’è meno rischio di confusione se il marchio è poco o nulla distintivo. Sotto tale aspetto, la sentenza appare speciosa, formalistica e poco credibile. Insomma, un passo indietro riguardo anche agli ultimi insegnamenti della Corte di giustizia che, a questo punto, speriamo ci metta una pezza.

Tutto su il marchio geografico

2010-05-20T16:03:00.004+02:00

Stefano Sandri

157 Paragrafi di motivazione credo siano un record per il Tribunale di prima Istanza, ora diventato la Corte Generale. Il caso (T 237/08, 11 maggio 2010, Abadía Retuerta, SA v UAMI ) ha riguardato la registrabilità come marchio comunitario del segno EL PALOMAR, toponimo nell’area di Valenzia, Spagna, noto per i suoi vigneti. In realtà i vini della richiedente non provenivano da quel sito, il cui nome esatto è

peraltro PALOMAR. Questa differenza ha dato la stura ad una serie di obiezioni in sede di impugnativa davanti al TPI, che peraltro ha confermato la decisione negativa della Commissione di ricorso, ritenendo corretto il din

iego di registrazione sulla base del motivo assoluto rappresentato dall’art. 7,1, lett. j del Regolamento. La norma prevede infatti che «Sono esclusi dalla registrazione: (…) j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini (…) rispetto ai vini (…) che non hanno tale origine».

L’interesse della sentenza sta nella completa ricognizione di tutto il quadro normativo, terribilmente complicato, che a diversi livelli (quello internazionale dei TRIPs, quello Comunitario e quello dei regolamenti specifici sui vini) che si applicano in materia (il che spiega la lunghezza inusuale della motivazione) fornendone le relative interpretazioni. Il Tribunale perviene così ad una coerente applicazione della norma al caso di specie. Tra le statuizioni più rilevanti sono quella secondo cui la Comunità è parte contraente dell’accordo TRIPS, e quindi è in effetti tenuta ad interpretare la sua legislazione sui marchi, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità di detto accordo; quella che la nozione d’indicazione geografica che identifichi dei vini, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. j), deve essere letta alla luce delle disposizioni rilevanti del diritto comunitario in materia di determinazione e di protezione delle indicazioni geografiche relativamente ai vini; che la norma in questione si applica senza che occorra tenere conto della questione se i marchi di cui è richiesta la registrazione siano o meno di tale natura da ingannare il pubblico o se sussista un rischio di confusione relativamente all’origine del prodotto, né che sia necessario prendere in considerazione gli articoli determinativi o indeterminativi che possano eventualmente fare parte della località geografica; ed ancora che la circostanza che il nome che beneficia di una denominazione di origine controllata sia sconosciuto al grande pubblico o agli ambienti interessati, o che presenti un carattere polisemico (NB: Palomar vorrebbe dire in spagnolo anche: colombaio) tale da affievolire l’indicazione geografica del medesimo, è priva di rilevanza per l’applicazione dell’impedimento assoluto in esame.

In definitiva, al di là del caso di specie piuttosto normale, credo che per gli operatori giuridici la sentenza rappresenti dopo Anheuser-Busch una utilissima messa a punto e ricapitolazione del problema. Da non perdere.

A non-stylised letter can be prevented a priori from registration?

2010-05-20T15:38:00.023+02:00

Stefano Sandri

This, in essence, is the question raised by the appeal brought by OHIM against the judgment of the General Court of 29 April 2009 in BORCO-Marken-Import Matthiesen v OHIM in relation to the letter α.

In accordance with its established decision-making practice, OHIM refuses to register single letters as trade marks on the ground that such letters are, in its opinion, devoid of any distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of the regulation.

In his Opinion, the Advocate General YVES BOT , 6 May, set out the reasons why he considers that OHIM’s criticisms of the Court’s reasoning are unfounded, from the moment that, under Article 4 of the regulation, letters are included among the registrable signs. On the other hand the assessment of their distinctive character, within the meaning of Article 7(1)(b) of the regulation, must be carried out within the context of each specific case, taking into account the nature and particular characteristics of the goods specified in the application for registration (see in this respect, T-229/06, 21 May 2008, my blog Potrebbe bastare anche una E…). By failing to carry out any examination, based on the facts, of the distinctive character of the sign at issue, OHIM in effect introduced under Article 7(1)(b) of the regulation an a priori exclusion from registration of a non-stylised letter and thereby infringed the terms of the regulation. I’d also add that the fact that the letter is stylised or not is totally irrelevant since a single letter may work as a trade mark and be also perceived by the consumers also as a non visible sign.

The General Court and the Advocate General severely criticise the method used by OHIM for assessing the distinctive character of a sign consisting of a single letter. It is then to be expected that the Court of Justice now will set clear once for ever this – unreasonable- controverted issue. This appeal, indeed, gives the Court the opportunity to define its position of principle with regard to the method which OHIM must use for assessing the distinctive character of a sign consisting of a single non-stylised letter, for the purposes of registering the sign as a Community trade mark. That definition ought to put an end to the disagreement between OHIM and the General Court in this regard (point 18 of the Opinion).

Ad maiora, Prof. Sandri

2010-05-07T11:18:00.005+02:00

Blogmaster

Prof. Stefano Sandri has been renewed for 2010-2011 as Special Advisor to OHIM. The Special Advisor, according to the EU Staff Regulations “means a person who, by reasons of his special qualifications” may represent the Office in its external communications and public relations with the users of the Community Trademark system.

Congratulations !!!

New Wipo Logo

2010-04-26T16:50:00.001+02:00

Lorenzo Litta

Today I have received this interesting message:

I would say that it is very nice and dynamic, maybe WIPO is trying to restyle its image as OHIM did a few months ago, does it start the war of the Logos ?

Bio-tec, da New York soffia vento di crisi...

2010-04-02T17:33:00.004+02:00

Mauro Turrini

Risale a pochi giorni fa la decisione della Corte Distrettuale dello Stato di New York, Stati Uniti (District Court for the Southern District of New Your, US), che potrebbe cambiare il panorama della R&D nel settore delle biotecnologie che si occupano di geni e test genetici.

In data 29 marzo 2010, infatti, la Corte Distrettuale ha emanato una decisione nel caso Association for Molecular Pathology v. US Patent & Trademark Office (No 09-Civ-4515), per effetto della quale sono state dichiarate nulle tutte le rivendicazioni relative a 7 brevetti di titolarità di ovvero concessi in licenziataria esclusiva a la società Myriad Genetics.

Le rivendicazioni dei brevetti Myriad, tutte relative a geni umani isolati ed a metodi diagnostici per la valutazione della presenza di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA 2, queste ultime associate all’aumento del rischio del verificarsi di tumori al seno ed alle ovarie, possono essere essenzialmente raggruppate in due distinte categorie: (i) rivendicazioni relative all’isolamento di parti di DNA contenenti in tutto o in parte i geni BRCA1 o BRCA2 e (ii) rivendicazioni relative ai metodi d’uso di tali geni isolati allo scopo di individuare le mutazioni, come detto, sospette responsabili dei sopramenzionati tumori, mediante lo studio delle sequenze genetiche ovvero della comparazione di tali sequenze con quelle comunemente osservabili in assenza di mutazioni.

Rivendicazioni relative a geni isolati

La Corte ha ritenuto nulle, accogliendo la tesi di parte attrice, predette rivendicazioni, in quanto esse ricadrebbero all’interno della sezione 35 del USC § 101, ossia tra le materie escluse dalla brevettabilità perché ritenute “sostanze rinvenibili in natura”. La Corte in merito ha richiamato una serie di precedenti giurisprudenziali in base ai quali “la mera purificazione di un prodotto naturale non può trasformare tale prodotto in materia oggetto di protezione brevettuale”. Un prodotto dovrebbe, infatti, possedere delle “rimarcabili differenti caratteristiche” rispetto a quelle di un prodotto rinvenibile in natura per poter essere ritenuto brevettabile. La Corte, quindi, non ritenendo soddisfacenti le argomentazioni contrarie espresse da Myriad sul punto, ha ritenuto che non vi fosse una rimarcabile differenza tra i geni rinvenibili in natura (nel DNA nativo) e quelli isolati, ossia una differenza tale da trasformare la materia del contendere brevettabile ai sensi della normativa brevettuale e giurisprudenza applicabili.

Rivendicazioni sui metodi diagnostici

La Corte ha ritenuto, altresì, nulle, come detto, tutte le rivendicazioni relative ai metodi di utilizzazione di tali sequenze genetici ai fini dell’individuazione delle mutazioni cancerogene sopra menzionate. In particolare, la Corte ha ritenuto tali rivendicazioni non brevettabili in quanto non satisfattive del “machine o trasformation test” enunciato in In re Bilki 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) e secondo cui un metodo diagnostico potrebbe considerarsi brevettabile solo nel caso in cui esso conduca alla realizzazione di una macchina, un apparato o alternativamente in un prodotto. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, al contrario, che la mera comparazione tra sequenze genetiche, sebbene isolate, non fosse - in quanto mera attività intellettiva di osservazione e valutazione (e non, contrariamente, ad esempio di analisi e correzione dello status della materia stessa, così come esistente in natura), tale da soddisfare tale test.

L’importanza della decisione della Corte statunitense è di tutta evidenza se si considera che il campo delle ricerca e dei test genetici ha visto sorgere negli ultimi decenni centinai di piccole società biotech, soprattutto negli Stati Uniti. Tale decisione, quindi, sebbene non ancora definitiva,e forse anche per alcuni anni (è prevedibile, infatti, che a tale decisione farà seguito un procedimento di appello davanti alla Federal Circuit, e fors’anche di ulteriore ed ultima stanza davanti alla Suprema Corte Statunitense, le cui tempistiche non si stimano inferiori a 2-3 anni), potrebbe avere da subito l’effetto dello spostamento dei flussi degli investimenti privati, la modifica de piani strategici delle piccole imprese, così come delle grandi società del farmaco che a tali tecnologie guardavano con interesse, per finire con le possibili ripercussioni sulle prassi (degli uffici brevettuali americani, se non anche mondiali) e sul contenzioso brevettuale.

EU-CHINA workshop sulla protezione dei modelli in Cina

2010-03-29T18:29:00.004+02:00

Chiara Mulas

Il 25 Marzo scorso si è tenuto il “Simposio sino-europeo sulle regole in materia di disegni e modelli”, presso il Centro Congressi Stelline di Milano, organizzato dall’UAMI e dal SIPO, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

L’obiettivo del seminario era quello di fornire un aggiornamento sul nuovo sistema di registrazione dei design in Cina, in seguito alla modifica della legge brevetti del Dicembre 2008, in vigore da Ottobre 2009.

Dopo un’introduzione all’evento da parte dell’Ing. Vittorio Faraggiana, Presidente dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà intellettuale, che ha sottolineato l’importanza della tutela dell’unicità del design e la necessità di aggiornamento sulla situazione della protezione del design in Cina; il simposio è stato moderato dal Dott. Ignacio De Medrano Caballero, direttore aggiunto del Dipartimento Affari istituzionali e relazioni esterne dell’UAMI, il quale ha evidenziato il ruolo fondamentale dell’Italia nella registrazione dei design a livello comunitario (al secondo posto per numero di disegni registrati).

Durante la prima parte dell’evento la Dott.sa Wang Xiaoyun, dell’Ufficio per la verifica di disegni e modelli della SIPO, ha delineato un quadro generale delle attività del dipartimento e successivamente descritto le linee guida per la registrazione dei design in Cina, con particolare riferimento alle nuove modifiche della legge sui brevetti.

Nella seconda parte del simposio la Dott.sa Zhong Hua, della Commissione per il riesame dei diritti della SIPO, ha spiegato puntualmente le varie procedure di riesame e annullamento dei brevetti di design e modelli in Cina con l’aiuto di diversi casi studio.

Per un approfondimento dell’argomento, da questa settimana sono disponibili le presentazioni del simposio sul sito dell’UAMI:
- Notizie sul dipartimento nazionale per i Diritti di proprietà intellettuale
- Il sistema cinese dei disegni e modelli
- Esame giudiziario delle procedure per il riesame e l’annullamento di brevetti di disegni e modelli in Cina
- Procedure per il riesame e l’annullamento di brevetti di disegni e modelli in Cina

Ankara pıù sensibile ai diritti di proprieta’ intellettuale

2010-03-19T11:01:00.003+01:00

Tiziana Vecchio

Nella capitale della Turchia, Ankara, diverse recenti inziative indicano che l’attenzione verso il fenomeno della contraffazione sta crescendo. Ankara ha ospitato la prima mostra di articoli contraffatti in Turchia nel centro commerciale CEPI dal 1 al 10 marzo scorso. Sono stati esposti orologi, giocattoli, occhiali da sole, profumi, scarpe, fermacapelli, etc. con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza verso i marchi.

Marchi turchi e stranieri contraffatti sono stati esposti fianco a fianco. L’iniziativa e’ stata organizzata da Grup Ofis Marka ve Patent Ajanligi Musavirlik. Un segnale molto interessante sull’aumento della consapevolezza e del coinvolgimento da parte degli operatori economici turchi, viene dal fatto che la Camera di Commercio di Ankara (ATO - Ankara Ticaret Odasi) ha redatto e diffuso di recente un proprio rapporto sulla contraffazione in Turchia. Secondo il rapporto, la Turchia e' divenuta, dopo la Cina, il secondo mercato di produzione e smercio di articoli contraffatti ed imitati. Lo studio dell'ATO, stimola il governo centrale, ma anche le municipalita' della grandi citta’ turche come Istanbul, Ankara e Izmir ad una maggiore attenzione al fenomeno rispetto al passato e raccordarsi con gli altri Stati per combattere un fenomeno che viene riconosciuto come negativo per lo sviluppo socio-economico futuro del paese.

Dal canto suo l’Ufficio Turco dei Brevetti ha organizzato per il terzo anno consecutivo la cerimonia di premiazione per i brevetti turchi, ritenendo importante la premiazione per l’incentivazione e il riconoscimento delle innovazioni. L’iniziativa ‘Premi per i Brevetti Turchi’, in effetti favorisce lo sviluppo della coscienza sociale nei confronti della proprieta’ industriale ed aumenta l’attenzione riservata dagli imprenditori e dai ricercatori all’innovazione. Il criterio scelto per l’assegnazione dei premi e’ stato quello di dare valore alle imprese turche che hanno depositato nel corso del 2009 il maggior numero di domande di registrazione di marchi, brevetti e disegni industriali.

E alla fine arriva l'opposizione!

2010-03-11T11:24:00.001+01:00

Lorenzo Litta

Ieri è entrato in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2010. L'attesissimo Regolamento, che introduce in Italia le opposizioni amministrative in tema di Proprietà Industriale, disciplina, in particolare:

1. Il deposito in formato cartaceo e per via telematica di: domande; istanze, atti, documenti e ricorsi notificati; traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata.

2. Le modalità di deposito dell’atto di opposizione e della documentazione successiva;

3. La convocazione e lo svolgimento dell’assemblea degli iscritti all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, nonché lo svolgimento delle votazioni per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale.

Focus on... Turchia: oggi è più facile fermare in Dogana i prodotti contraffatti

2010-03-08T15:00:00.004+01:00

Tiziana Vecchio

Il nuovo Regolamento Doganale n. 27369 del 7 ottobre 2009 costituisce un importante sviluppo nel rendere più efficace la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale al momento dell’esportazione e/o importazione dei prodotti contraffatti. Affinchè le Amministrazioni doganali sospendano le procedure doganali dei prodotti contraffatti è indispensabile che il titolare dei diritti, o chi lo rappresenta, presenti una istanza preventiva e generale.

Mentre le disposizioni del precedente Regolamento Doganale imponevano che tale istanza fosse presentata a ciascun Ufficio Doganale presente sul territorio turco ogni trenta giorni, adesso la richiesta ha validità per tutto il territorio turco ed ha scadenza annuale.

E’ stata creata una banca-dati centralizzata riguardante i diritti della proprietà intellettuale che raccoglie i dati relativi alle domande presentate dai titolari dei diritti agli uffici di dogana e ne consente il monitoraggio e il controllo.

Tramite lo scambio di dati elettronico anche i titolari dei diritti sono informati direttamente delle violazioni. I titolari devono in primo luogo inviare alla sede centrale del Sottosegretariato alle Dogane turco la “Richiesta di Intervento dell’Amministrazione Doganale in caso di Violazione dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale” (allegato 13 del nuovo Regolamento Doganale).

Il Regolamento e il modulo per la richiesta sono accessibili al seguente link: http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/yonetmelikler.aspx.

Nel caso il titolare risieda all’estero, la richiesta può essere presentata esclusivamente da un rappresentate legale risiedente in Turchia.

La richiesta deve contenere su supporto informatico, tra le altre cose, i certificati di registrazione del marchio, brevetto, design ecc.., le fotografie a colori del prodotto originale nonché dei prodotti contraffatti eventualmente intercettati, e tutti gli elementi utili per l’individuazione di un eventuale prodotto contraffatto: le differenze tecniche fra il prodotto contraffatto e quello originale, i dettagli in merito alla confezione, informazioni sulle modalità di entrata e/o uscita dalla Turchia dei prodotti originali, etc.

Accettata la richiesta, le Amministrazioni Doganali provvederanno a sospendere le operazioni doganali e a confiscare il materiale individuato conforme alle caratteristiche dichiarate dal titolare del diritto. Le stesse amministrazioni provvederanno, entro il primo giorno lavorativo seguente la sospensione e la confisca, a comunicare al titolare del diritto tutte le informazioni relative al sequestro. Il titolare ha il diritto di esibire tali informazioni alle autorità giudiziarie; per poter mantenere lo status di sospensione e di fermo, dovrà informare per iscritto l’Amministrazione Doganale entro tre giorni dalla data di ricezione delle informazioni; entro dieci giorni, inoltre, dovrà intentare causa civile e/o penale ed ottenere una confisca e/o un provvedimento cautelare del quale dovra’ informare subito l’Amministrazione Doganale. A questo punto i prodotti saranno custoditi in dogana sino alla fine del procedimento giudiziario.

Grazie a questa nuova procedura, l’Amministrazione Doganale si conferma in Turchia l’istituzione più coinvolta ed efficace nella lotta contro la contraffazione.

Per problemi complessi, soluzioni complesse

2010-03-01T17:18:00.001+01:00

Silvia Folador

Il 26 Febbraio 2010 presso la Sala Pirelli dell'Ufficio ICE di Milano si è tenuto il convegno sul tema “Competere sui mercati internazionali: nuovi scenari, nuove sfide, nuove professionalità”.

Il convegno è stato organizzato dall’ICE con la collaborazione del MIP Politecnico di Milano e il supporto di Assolombarda.

L'evento si è aperto all’insegna dei temi di innovazione e competitività nelle aziende, con una particolare attenzione alla valorizzazione della Proprietà Intellettuale. Alla tavola rotonda, moderata da Rita Fatiguso del Sole 24 ore, hanno preso parte i rappresentanti di tre aziende. Il Dr. Alessandro Biraghi, responsabile della gestione della proprietà intellettuale presso PERFETTI Van Melle, ha presentato il caso della contraffazione cinese del famoso marchio Alpenliebe. Il Dr. Paolo Balestrieri, responsabile anti-contraffazione del Dipartimento di Proprietà Intellettuale del gruppo LVMH , ha trattato il delicato tema della valorizzazione e tutela del luxury brand. Infine, il Dr. Fabio Pondero, rappresentante di Danieli & Co. Officine Meccaniche, si è fatto portavoce dell’industria manifatturiera italiana e della necessità di proteggerne l’innovazione in particolare nei mercati dell’Asia.

La seconda parte dell’evento è stata dedicata alla consegna dei diplomi agli allievi della seconda edizione del Corso Post-Laurea IDEA CINA e alla presentazione della terza edizione che è iniziata ufficialmente oggi, primo marzo 2010. Il “passaggio del testimone” da parte degli undici alunni appena diplomati ai dodici fortunati partecipanti alla nuova edizione del corso rappresenta simbolicamente la continuità dell’ICE nel suo percorso di formazione manageriale. La stessa continuità caratterizza la mission dell’ICE, ovvero fornire sevizi alle PMI italiane che lavorano all’estero.

Come sottolineato dal Prof. Sandri, a problemi complessi corrispondono soluzioni complesse: un'impresa moderna sempre più proiettata verso lo scenario internazionale deve valorizzare e difendere il proprio patrimonio intellettuale. E’ necessario ampliare la concezione prettamente giuridica del problema, integrando l’aspetto “patologico” della sua contraffazione con la considerazione degli aspetti positivi. Il corso IDEA CINA risponde all'esigenza delle imprese di un management moderno, attraverso una specifica formazione di risorse con una preparazione teorica e operativa di eccellenza sulla Proprietà Intellettuale e con particolare riferimento al mercato cinese.

COLOR EDITION: on standing, public interest and a Titanic full of lawyers...

2010-02-25T18:20:00.002+01:00

Fabio Angelini

The Court of Justice –CJ- (formerly known as the European Court of Justice) has finally delivered its (largely anticipated at least for me) final decision on the COLOR EDITION saga (case C-408/08 of Feb. 25, 2010, Lancôme Parfums et Beauté & Cie SNC v. OHIM).

The main issue was, essentially whether or not a law firm acting on its own behalf may apply for cancellation – for descriptiveness- of a CTM (COLOR EDITION for cosmetics).

The General Court –GC- (formerly known as the Court of First Instance) had found no reason to deny standing for law firms. Lancome thus filed an appeal to the CJ saying that the GC had erred because the general interest underlying that ground for refusal is only the interest of all the trade‑mark applicant’s or proprietor’s competitors, whose right to use a descriptive indication for their own goods or services must be protected from unlawful registrations by a competitor. Consequently, only where actual or potential constraints are imposed on an actual or potential competitor of the applicant may that ground for refusal be relied on. Thus, in Lancome’s view, art. 55(1)(a) CTMR ought be interpreted as requiring the applicant, in addition to having the capacity to bring proceedings, also to be economically concerned either actually or potentially and, consequently, to have an actual or potential economic interest in having the contested mark declared invalid. That cannot be the case of a law firm.

The CJ did not agree for 2 reasons.

The first reason is strictly grounded in a coordinated interpretation of art. 55(1)(a) vis-à-vis 55(1)(b) and 55(1)c). The former provides that an application for a declaration of invalidity based on an absolute ground for invalidity may be submitted by any natural or legal person and any group or body set up for the purpose of representing the interests of manufacturers, producers, suppliers of services, traders or consumers, which has the capacity in its own name to sue and be sued, whereas Article 55(1)(b) and (c) of the regulation, concerning applications for a declaration of invalidity based on a relative ground for invalidity, reserves the right to make such an application to certain specific persons who have an interest in bringing proceedings. Thus the GC had rightly found that legislature intended to restrict the group of persons able to apply for a declaration of invalidity in the latter case, but not in the former. Furthermore, whereas relative grounds for refusal of registration protect the interests of proprietors of certain earlier rights, the absolute grounds for refusal of registration aim to protect the general interest underlying them, which explains why Article 55(1)(a) of the regulation does not require the applicant to show an interest in bringing proceedings.

The second reason arises from the CJ own case law’s definition of what is the purpose underlying the notion of a general interest which is general enough to trigger a reaction (cf. Cases C‑108/97 and C‑109/97 Windsurfing Chiemsee). In short, since the Court had held that “the general interest requires that descriptive signs or indications relating to the goods or services in respect of which registration is sought may be freely used by all” , it can be inferred that the general interest underlying the ground for refusal of registration of a mark because of its descriptiveness is not exclusively the interest of the trade‑mark applicant’s or proprietor’s competitors but a common (“used by all”) interest.

In my view the decision is fair enough. Lancome’s argument pivots around a quite dangerous and slippery-slope kind of approach which is that only competitors may sue for invalidity of a descriptive trademark. It is quite easy to see that once standing is so “factually” (un)defined, each time someone (even a trade mark owner) files an invalidity action against an allegedly descriptive mark, the trademark applicant could challenge the standing by asking that the subject who has filed the invalidity action show proof of its actual or potential economic interest in having the contested mark declared invalid. Furthermore, and by the same token, anytime a TM Office refuses a trademark as descriptive, the TM applicant would have the right to request the TM Office to specify who is being harmed and how the harm would take place (i.e. which is the company that would suffer an actual or potential economic interest if the contested mark is declared valid).

Beware that I am not saying that it is impossible or economically unreasonable to restrict standing; however, at least in the civil system where judicial restraint is the norm (judges should only apply and interpret the law, don’t create or make it), changes which may have far reaching consequences should be the realm of the legislatures, not the result of one company’s desire to register a (dubiously distinctive) trademark.

Is this all to be said on this decision? Not quite. The real juicy and part, at least in my view, was in the second set of grounds: doing what the applicant for invalidity did, is compatible with a “role” of a law firm?

Lancôme argued, in fact, that the right of a law firm to file an application for a declaration of invalidity of a Community trade mark, on its own account and in its own name, “is incompatible with the role of the legal profession, as it is recognized (emphasis added) throughout the European Union” (at §45).

I have not had the benefit to read Lancome’s submissions and thus I ignore how and on the basis of which documents Lancome was able to subsume how the legal profession is recognized throughout the EU. Surely, and hopefully Lancome did not rely on the famous pun “what is a lawyers’ convention on the maiden voyage of the Titanic? A good start…”.

From the decision itself I see that Lancome argued that under European Union law, the role of the legal profession “has always been to collaborate in the administration of justice. Article 19 of the Statute of the Court of Justice is based on that conception of the profession of lawyer, which is also apparent from the case‑law and, in particular, from Case 155/79 AM & S Europe v Commission” (at §46)

The CJ, regrettably eluded the question. It did say (in what I personally, consider a dicta) at § 50, that neither art. 55(1)(a) may be held to have any contact with the legal profession, nor the CTM regulation contains any rules applicable to the exercise of that profession, as such rules are in principle, in the absence of specific rules of European Union law in the field, established by each Member State (which seems to contradict Lancome’s belief that there is a common recognition of the legal profession in the EU).

But the CJ did not need to go any deeper than that, because it deftly concluded that this argument was a separate ground of appeal, and since it had not been raised before the GC and, since it did not relate to the admissibility of a court action but to an application made to OHIM, it was not a matter of public interest which the GC should have examined of its own motion. Therefore, since in an appeal the jurisdiction of the CJ is confined to review of the findings of law on the pleas argued before the GC, the argument of incompatibility was dismissed as inadmissible.

What a pity… and what a relief for the legal profession! Can anyone imagine the practical consequences, if the ECJ had actually found and held that lawfirm (and lawyers) have an explict and affirmative duty to collaborate in the administration of the justice, so as that their actions would be subject to review under a “meritocratic” standard? How would so many quirky, incomprehensible –if not reprehensible- oppositions which have been and are still filed eveyday ever be justified under such a standard?

Better leave lawfirms and lawyers on the Titanic…

La Corte di Cassazione risolve il Cubo di Rubik ?

2010-02-24T15:30:00.005+01:00

Fabio Cammarata Pignato

Con la sentenza n°4217, del 2 febbraio 2010, la Corte di Cassazione ha reso noto, se ancora ce ne fosse bisogno dopo 14 anni di marchio comunitario, che la tutela dei marchi comunitari in Italia, scatta dal momento del deposito.

Il caso riguarda curiosamente un noto rompicapo: il “Cubo di Rubik”, il cui marchio è di proprietà della Seven Towns Ltd.

La Simba Toys GmbH produceva e commercializzava falsi “Cubi di Rubik” con il nome di “Games and MORE”; il Pubblico Ministero di Novara delegato del caso aveva quindi emesso un decreto di sequestro di tali prodotti.

Il Tribunale del Riesame aveva però disposto il dissequestro dei falsi cubi, respingendo le accuse di contraffazione, ritenendo che il marchio non avrebbe mai dovuto essere stato registrato e la relativa domanda avrebbe dovuto essere respinta sulla base dell’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione dato che, quella del Cubo, è una forma meramente imposta da ragioni di utilità tecnica.

In sostanza, secondo il Tribunale del Riesame, la registrazione del "Cubo di Rubik" come marchio di forma, sarebbe illegittima ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii) Reg. C.E. n° 40/94 (ora art. 7, n. 1, lett. e), iii), Reg. CE 207/2009).

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara aveva proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del P.M. di Novara, sostenendo che il Tribunale del Riesame ha basato la sua decisione su una sostanziale dichiarazione d’invalidità del Marchio Comunitario senza, tuttavia, aver acquisito tutti i necessari elementi di valutazione ed in mancanza di un’esaustiva analisi delle norme applicabili.

In conclusione, il giudice di legittimità ha affermato che la tutela dei marchi, deve decorrere dalla data del deposito della domanda di registrazione conforme ai requisiti di legge – in quanto ciò rende formalmente conoscibili a terzi la descrizione e/o i modelli degli oggetti su cui si rivendicano i diritti esclusivi e pertanto ne rende possibile l’illecita riproduzione – di modo che il reato di contraffazione di un marchio comunitario possa astrattamente configurarsi già nella fase di registrazione.

V. anche: art. 15 e art. 132 CPI

Container Control Program

2010-02-18T16:35:00.003+01:00

Lorenzo Litta

Il Programma di controllo dei Container promosso dalla Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) e dalle Nazioni Unite continua a migliorare i risultati.

Nato nel 2003 per incrementare i fermi doganali in alcuni Paesi in via di sviluppo, su iniziativa degli Uffici Doganali di Italia, Spagna, Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Danimarca e Norvegia, il Container Control Program ha portato risultati significativi sia per quello che concerne i sequestri di droga che di merce contraffatta.

Il programma è stato esteso dapprima a Ecuador, Senegal, Ghana e Pakistan (tutti individuati come principali Paesi di transito) poi al Turkmenistan, più recentemente a Panama, Costa Rica, Benin, Togo, Costa d'Avorio e potrebbe essere presto implementato anche in Brasile, dove ad eccezione degli uffici doganali dell'area di San Paolo (Guarulhos e Santos), vi è poca conoscenza ed attenzione al problema della contraffazione.

Organizzazione Mondiale delle Dogane e dalle Nazioni Unite hanno anche siglato accordi di collaborazione con nuovi partner istituzionali che consentiranno un migliore funzionamento del Programma, quali Interpol, Unicri, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e l'Alleanza per il Commercio Sicuro.

Solo in Ecuador si sono sequestrati nel 2009:

28,4 tonnellate di Cocaina.
7,5 tonnellate di Cannabis.
76 tonnellate di reagenti chimici tossici non autorizzati.
9 tonnellate di pinne di squalo.
7 container di prodotti per la casa e capi di abbigliamento.
2 container di alcolici.
3 container di vari prodotti contraffatti.
45 container (per 1.545 tonnellate) di legni pregiati in via di estinzione.
4,5 milioni di pacchetti di sigarette contraffatte.
numerosi container di prodotti non dichiarati (poi rivelatisi contraffatti).

IDEA CINA “Esperto in tutela della Proprietà Intellettuale con specializzazione sul mercato cinese”- La presentazione del 28 a Milano

2010-02-17T19:43:00.010+01:00

Blogmaster

L’Istituto nazionale per il Commercio Estero, con il supporto del MIP, presenta a Milano, ICE, Sala pirelli, C.so Magenta, 59, ore 09.30 il 26 febbraio la terza edizione del Corso post-laurea di alta formazione con l’obiettivo di formare e valorizzare giovani laureati da inserire presso imprese, studi legali e di consulenza, associazioni, istituzioni, spin-off e consorzi universitari, in attività volte alla protezione della Proprietà Intellettuale e alla risoluzione di controversie commerciali.

Per permettere ai partecipanti di valutare al meglio tutti gli aspetti della Proprietà Intellettuale necessari per affrontare con successo il mercato internazionale, ed in particolare quello cinese, il percorso formativo sarà multidisciplinare ed internazionale, prevedendo un periodo di docenze in aula, stage nazionali ed una esperienza in Cina di 3 mesi.

Il Corso ha lo scopo di formare una nuova figura di esperto in tutela della Proprietà Intellettuale, l’Intellectual Property (IP) manager, che si in grado di operare nei contesti internazionali e, in particolare, sul mercato cinese. Al Corso partecipano 12 laureati in Giurisprudenza, Ingegneria, Economia , selezionati con concorso pubblico nazionale tra oltre 200 domande pervenute. Coordinatore e responsabile scientifico: Avv.Prof. Stefano Sandri .

Nel corso della presentazione si terrà il seminario” Competere sui mercati internazionali: nuovi scenari, nuove sfide, nuove professionalità” , interventi di Pier Paolo Celeste (ICE), Li Bin (Console CINA), Stefano Sandri (Consigliere Speciale UAMI e coordinatore scientifico del Corso), Giovanni Casucci (Casucci Law Firm), Carlo Iannone (BARZANO’ & ZANARDO) rappresentante di ASSOLOMBARDA, Fabio Londero ( Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a), moderatore Rita Fatiguso, “Il Sole 24 Ore”

Hybrid Technology Patent Research Project: The Toyota Case

2010-02-15T16:54:00.002+01:00

Lorenzo Litta

A recent study conducted by the Japan Patent Office on global trends in the Electric Vehicles industry found that 76 percent of the 16,670 patents filed for electric propulsion vehicles worldwide (here defined as pure electric vehicles, hybrids and fuel cell vehicles, yet excluding railroad vehicles) came from Japanese companies.

As you can note from the tables, Toyota has filed ''dramatically'' more patent applications than anyone else. What's surprising in this list is the fact that it only takes into account patent applications filed from 2001 to 2006, which is after the Prius debuted. Many more applications were filed in this time frame than in 1995-2000, and the numbers are still climbing.

For your better understanding Toyota is the undisputed world leader in hybrid vehicle sales, and the Toyota Prius is a full hybrid electric mid-size car which first went on sale in 1997, making it the first mass-produced hybrid vehicle. The Prius is the most fuel efficient gas car currently sold and it is rated as among the cleanest vehicles sold based on smog forming and toxic emissions (89g/km). Toyota has just shown also a plug-in version and indicated that it plans to sell tens of thousands of plug-ins to the public soon.

This is a good example to show that to win in patent wars is always necessary to keep improving your technology, still hard-working, developing and registering again...

Il caso Homezone: riferibilità diretta ed immediata

2010-02-11T19:27:00.003+01:00

Stefano Sandri

Neanche un giorno dopo la sentenza SupplementPack, la T-344-07, 10 febbraio 2010, la sesta sezione del Tribunale, a conferma dell’incertezza sull’interpretazione della riferibilità diretta ed immediata della descrittività ai prodotti o servizi, ha sancito la validità del marchio Homezone (reso con «zona del domicilio» o di «zona di prossimità») nelle classi 9, 38 e 42, pur riconoscendo che nei servizi di telecomunicazione rientranti nella classe 38 e negli alti servizi tecnici delle classi 9 e 42 il temine «homezone», era eventualmente associabile ad un’idea di localizzazione geografica, ed ha ritenuto che la decisione della Commisione di Ricorso impunata non avesse dimostrato quella riferibilità diretta ed immediata posta a base dell’impedimento della descrittività del marchio.

La Corte di Giustizia chiarisce il rapporto tra slogan e formule promozionali

2010-02-01T10:56:00.002+01:00

Stefano Sandri

Nel mio commento al caso “real people, real solutions” e “ultra plus” (Giurisprudenza Comunitaria del Marchio, 2009, capitolo 24 e 25, rispettivamente) ho affrontato il problema della diversità tra i marchi costituiti da slogans ed le mere espressioni laudative che normalmente marchi non sono. Nel descrivere lo stato della giurisprudenza di Lusemburgo in tema ne ho rilevato l’incertezza della distinzione e la intrinseca ambiguità, nel sovrapporre l’impedimento dell’art. 7, 1, d) (termini divenuti correnti nel linguaggio commerciale) al diverso impedimento dell’art.7,1, b) (che attiene alla mancanza di distintività).

Con particolare riferimento alla sentenza T-320/03 nel caso “Vorsprung durch Technik” ho auspicato che la Corte di Giustizia facesse chiarezza.

Ora con sentenza 21 gennaio, C-398/08, su ricorso dell’AUDI, la Corte ha riformato la sentenza pasticciata del Tribunale, che aveva fatto ancora una volta confusione tra slogan e “formula promozionale”, riconoscendo la validità dell’espressione “Vorsprung durch Technik” (un salto attraverso la tecnica), ritenuta sufficientemente distintiva per contraddistinguere la identità e la provenienza delle autovetture della casa tedesca.

In sostanza, la Corte ha rifiutato le posizioni preconcette che volevano l’accertamento della distintivitè dei marchi costituiti da slogan a criteri interpretativi più restrittivi e che la distintività fosse, per definizione, esclusa se il messaggio portato dal segno avesse valore meramente promozionale e pubblicitario. Non esiste una categoria a sé ‘marchi di slogan’ e non può affatto escludersi che il segno possa, accanto alla funzione distintiva, assolvere ad altre funzioni di comunicazione e marketing, confermando in tal modo l’orientamento sempre più emergente (vedi da ultimo il caso L’Oreal) della cumulabilità di funzioni integrative e complementari a quella classica dell’indicazione di provenienza del marchio.

Se il messaggio non è abilitato a svolgere il ruolo del marchio, è evidente che non è registrabile come tale.

Resta un mistero perché in tale ultimo caso l’esaminatore ad Alicante non faccia applicazione del ricordato impedimento rappresentato dalle espressioni elogiative, iperboliche comunemente ricorrenti in commercio, come da insegnamento della nostra giurisprudenza.

Il design orafo a Vicenza

2010-01-14T16:42:00.002+01:00

Blogmaster

Segnaliamo il convegno IL DESIGN TRA MADE IN ITALY E CONTRAFFAZIONE che si terrà mercoledì 20 gennaio 2010 dalle 9.30 alle 12.30 all’interno della manifestazione VicenzaOro First (Sala Trissino).

La partecipazione al convegno è gratuita previa registrazione.

Durante la mattinata i relatori presenteranno, attraverso alcuni interventi e casi pratici, le recenti novità normative degli aspetti legati alla tutela dell’innovazione e del design, con particolare riferimento al settore orafo-argentiero, ma non solo.

Per info: m.delluniversita@barzano-zanardo.com, tel. 0444348210

Abuse of Intellectual Property on pharmaceuticals: the European Commission Sector Inquiry

2009-12-12T20:11:00.000+01:00

Mauro Turrini

On 1^st December 2009 took place a seminar in Milan on “Abuse of Intellectual Property on pharmaceuticals”. The seminar, which was mainly focused on the findings of the European Commission DG Competition Sector inquiry into pharmaceuticals (the “Inquiry”), also analyses the subtle and uncertain line diving lawful use from abuse of IPRs under existing legislation. Participate as speakers at the seminar also well known Italian IP experts Giorgio Floridia and Paolo Auteri.

The Inquiry, which is the tool typically used by the Commission in order to improve its knowledge about a particular sector with a view to better identifying possible obstacles to competition, was essentially aimed at indentify the reasons why number of novel and innovative medicines reaching the market worryingly decreased over time and why generics medicines delay on entry on the EU market.

In particular, the Inquiry, which involved either originator either generic companies, for the purposes above analyses three main topics: patents; marketing authorization for medicinal products and pricing and reimbursement. As to patents, the Commission analyses in particular proportion between patent granted and patent eventually sentenced void, patents litigation and relating settlement agreement, intervention before competent regulatory authorities at the time of generics marketing authorization proceedings based on claim for alleged patent infringements.
At the seminar, it was debated by the panel of experts, whether some of the conducts above commonly put in place by originator companies in defense of their IPRs should be regard as lawful or not and therefore whether there was an use or abuse of IPRs.

The panel of experts seemed not unanimous as to the legitimacy of all the behaviors described above. In particular, those in favor of the lawfulness of above mentioned use of IPRs (“use of patents”) stressed the facts that most of the conducts assessed by the EC are expressly allowed by existing legislation (e.g. to file a patent, to act against alleged infringers, intervene with observation on administrative proceedings), while those skeptic about the actual lawfulness of above mentioned use of IPRs (“abuse of patents”) referred to the well known principle of law that the use of rights for purposes otherwise than those intended by the legislation is itself a such an abuse of such rights.

All members of the panel, however, concluded stating that further clarifications should be provided in the future either by the legislator or by the case law so to better identify the line between use an abuse of IPRs.

Quando un nemico comune esige un lavoro di squadra...

2009-12-05T13:27:00.015+01:00

Eleonora Fia

Il 30 Novembre scorso è stato siglato a Milano l'accordo tra il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute, che coordina l'attività dei N.a.s. e Federchimica; l'accordo ha portata innovativa, infatti è la prima volta che un Comando dell'Arma stringe un'intesa con un'associazione confindustriale ed è stato accolto con grande soddisfazione in quanto permetterà di sviluppare un'azione efficace contro gli illeciti e nondimeno di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di un fenomeno che nuoce ai consumatori, alle imprese e a tutto il sistema Italia.
Il Presidente di Federchimica Giorgio Squinzi ha sottolineato l'importanza di accordi come questi che vedano un'alleanza strategica e concreta del privato con le istituzioni pubbliche ed il Generale Cosimo Piccinno ha ricordato che ciò che anima questa collaborazione è la volontà di salvaguardare la salute dei consumatori e la stabilità delle imprese sane del nostro Paese.

Preso atto che, sempre più spesso, i sequestri di prodotti fuorilegge operati dai Carabinieri sono intercettati con l'Aiuto delle Associazioni di categoria delle Imprese, si è voluto ridurre ogni possibile rischio di asimmetria informativa. L'accordo prevede l'elaborazione congiunta di strategie operative, monitoraggi e servizi di controllo su tutti i settori merceologici rappresentati da Federchimica, con il coinvolgimento attivo delle imprese alle attività investigative del Comando, anche fornendo dati relativi a smarrimenti, furti e rapine perpetrati in danno dei propri associati.
Ai Carabinieri in servizio ai N.A.S sarà fornità una formazione specifica ed esperti delle Associazioni di Federchimica terranno in favore dei Nuclei territoriali corsi di aggiornamento.
Prodotti chimici taroccati contenenti sostanze illegali sono presenti sul mercato in quantità preoccupanti.
Parlando in cifre negli ultimi tre anni sono stati sequestrati prodotti fuorilegge per quasi 50 milioni di euro nel settore cosmetico e degli agrofarmaci cui si aggiungono quote di altri mercati come farmaci veterinari, principi attivi farmaceutici, medicinali di automedicazione e detergenti.
I cosmetici hanno in Italia un mercato di quasi 8.800 milioni di euro e si stima che il mercato parallelo , che potenzialmente copre il contraffatto, si aggiri sui 100 milioni di euro che si traduce nel 5% del mercato dei dentifrici e nel 10% del mercato dei profumi.
Per quanto riguarda gli agrofarmaci, la quota di prodotti illegali perchè contraffatti, rubati o importati illegalmente è stimata intorno ai 30 milioni di euro, pari al 4% del totale. Agrofarma ( ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE AGROFARMACI) è impegnata dal 2005 in una campagna contro l'utilizzo di agrofarmaci illegali infatti l'utilizzo di questi prodotti è estremamente pericoloso per la salute umana e per l'ambiente.
Il fenomeno della contraffazione non risparmia neanche il settore dei prodotti per la salute animale infatti rappresenta il 3-5% delle specialità farmaceutiche per animali.

La contraffazione è sempre esistita, ha una storia lunghissima e rappresenta un problema ricorrente ma è con la globalizzazione che ha raggiunto dimensioni inimmaginabili.
L'errore di considerarla un'infrazione minore le ha permesso di guadagnarsi una fetta di mercato che oggi si assesta sul 5-7% del commercio mondiale. I traffici da essa generati stanno diventando una seria minaccia non solo per l'economia mondiale, ma anche per lo sviluppo a lungo termine; questi traffici rappresentano inoltre uno dei nuovi campi d'interesse oltre che dei contraffattori, della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale.
La contraffazione mette in pericolo la sicurezza dei consumatori ed influisce notevolmente sulle performance delle aziende e dell'indotto economico industriale con inevitabili conseguenze sui posti di lavoro perciò ogni piccolo passo o azione inteso a prendere coscienza di questo fatto e ad ad arginare il fenomeno è degno di nota.

Economia nostrana

2009-12-01T12:36:00.002+01:00

Mauro Turrini

Registriamo nell’ultimo periodo due significative “iniziative” variamente a tutela della imprenditoria nostrana. In particolare, ci riferiamo da un lato all’ordinanza del tribunale di Milano che si esprime a favore del rosso Ferrari e dall’altro alla proposta di legge Reguzzoni-Versace-Calearo a favore del Made in Italy.

L’ordinanza, emessa dal giudice della sezione specializzata del tribunale di Milano, Domenico Bonaretti, ha riconosciuto, tra gli altri, ampia tutelabilità a colore” rosso ferrari” diffidando la società Promotive sporting collection dall’importare e pubblicizzare prodotti contraddistinti da segni simili a quelli utilizzati dalla ricorrente, la casa di Maranello, ivi incluso il colore rosso.

Il giudice ha, altresì, ritenuto che l’uso del colore rosso, quando effettuato unitamente ad altri elementi caratterizzanti il marchio Ferrari (segnatamente, scudetto e cavallino), costituisce violazione dei diritti della casa di Maranello sotto i diversi profili della contraffazione di marchio, dei segni distintivi non registrati, della concorrenza sleale (sotto diversi profili), indipendentemente dalla sfumatura di rosso utilizzata dalle società concorrenti.

Questa decisione assume ancor più rilievo se si pensa che gli introiti derivanti dallo sfruttamento del marchio del cavallino sembrerebbero ammonterebbero a circa 1,5 miliardi di dollari.

Il progetto di legge Reguzzoni-Versace-Calearo, che è destinato a suscitare le reazioni delle grandi case che producono all’estero sulla base di design italiano, cerca di valorizzare le produzioni “effettivamente italiane”, ossia quelle i cui prodotti sono realizzati in modo preponderante nella nostra penisola.

Il progetto di legge, che prevede l’etichettatura obbligatoria di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria, prevede l’uso del marchio Made in Italy, quindi, solo per i soli prodotti la cui lavorazione sia stata realizzata in buona parte in Italia. Resterebbero, pertanto, come detto, esclusi tutti prodotti “italiani” per ispirazione (design) ma realizzati altrove.

Il progetto di legge prevede, infine, l’introduzione nei settori predetti di un sistema di etichettatura obbligatoria, per prodotti finiti ed intermedi, allo scopo di garantirne origine e tracciabilità. Quanto predetto, che cerca evidentemente di venire incontro alle esigenze delle PMI artigiane italiane (come affermato dallo stesso relatore del provvedimento, Enzo Raisi – Pdl), si pone in linea, altresì, con il principio della tracciabilità del prodotto indicato dalla stessa UE.

“Strumenti competitivi nel mercato italiano e comunitario”

2009-11-30T20:28:00.011+01:00

Flavio Improta ARTICOLO BLOG-ICE

In data 25 Novembre 2009, dopo Palermo, Reggio Calabria, Viterbo, Campobasso, Bari e Ancona, è toccato a Napoli, con la suggestiva cornice della biblioteca Alfredo De Marsico di Castel Capuano, ospitare l’ultimo seminario “Strumenti competitivi nel mercato italiano e comunitario”, frutto della collaborazione tra l’UAMI e il DGLC-UIBM con obiettivo la diffusione e lo sviluppo della consapevolezza da parte delle imprese degli strumenti che la P.I. può porre nelle loro mani.

La relazione introduttiva è stata svolta dall’Avv.to Francesco Caia, presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli. Il Prof. Francesco Barra Caracciolo, quale Presidente della Commissione Osservatorio sulla P.I.I., ha coordinato i lavori, proseguiti con le relazioni della Dott.ssa Stefania Benincasa, dirigente della divisione marchi dell’UIBM e dell’Avv. Maurizio Borghese sulla funzione attrattiva del marchio e sulle più recenti modifiche legislative in materia di “Made in”.
A seguire è intervenuto l’Avv.to Emanuele Montelione con una illustrazione sulle potenzialità dell’istituto del marchio comunitario, in connessione con la relativa agilità della procedura di registrazione e con la vasta tutela cui questa conduce una volta ottenuta.
L’Avv.to Prof. Stefano Sandri, ha effettuato un’analisi sulle forme distintive e design in ambito comunitario, con particolare riferimento alle tematiche relative ai “marchi non convenzionali”.
Gli Avv.ti Rossella Giordano e Natale Rampazzo, hanno analizzato alcuni recenti casi giurisprudenziali nazionali e comunitari, tra i quali: “A-Style”, “Camomilla” e “Screw You”.

Si è, infine, dato inizio alla “tavola rotonda”, ove è stato possibile commentare e discutere sotto differenti punti di vista gli argomenti trattati e ove hanno trovato spazio e tempo temi aventi ad oggetto l’analisi delle misure per combattere la contraffazione.
Tutti gli interventi saranno, a breve, resi disponibili presso i siti web dell’IPI e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Purtroppo vi è una nota di rammarico in tale evento: la bassa percentuale di aziende e imprenditori.
C’è da sperare che, anche attraverso l’attività si sensibilizzazione di tali iniziative, vi sia un cambiamento di mentalità che induca le imprese ad occuparsi di “Proprietà Industriale” non soltanto quando si manifesti un problema da affrontare, considerandola, al contrario, un’opportunità di verifica e sviluppo delle proprie potenzialità.

The counterfeit production of Kalashnikovs

2009-11-25T21:57:00.007+01:00

Fabio Angelini

I’ve today read in Slodoban Petsevic’s newletter the following story:
There are about 100 million Kalashnikov assault rifles worldwide, of which half are counterfeit, i.e. produced without licenses, patents and intergovernmental agreements. As a result of counterfeit productions across the world, the brand has been tarnished and Russia has incurred financial losses. Russia is negotiating draft agreements with foreign producers of the weapon to protect the Kalashnikov, noting that China and a few Eastern European countries are prepared to negotiate such agreements.

During the Soviet era, Moscow signed 25-year license agreements with various communist satellites in Eastern Europe, authorizing them to produce Kalashnikovs. However, these agreements have expired.

Russian weapons manufacturer Izhmash, which produces the Kalashnikov, secured a state patent for this weapon in year 1997 and began pressing foreign manufacturers to respect its intellectual property.

Secured a patent? For something which has been around for 25 years? I thought Russia was part of the GATT and had endorsed patent principles accepted allover the world (a patent can be issued to an invention which is new, i.e never disclosed before anywhere in the world) , but evidently I was wrong….

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA DEL MARCHIO - La nuova fatica del Prof. Sandri

2009-11-24T08:36:00.001+01:00

Lorenzo Litta

Ecco un nuovo libro che non potrà mancare nelle librerie di utenti e appassionati del marchio comunitario. Si tratta dell'ultima fatica del Prof. Sandri.

Di seguito la presentazione del testo

L’Autore, al suo rientro in Italia, mette a punto la sua esperienza di giudice amministrativo del marchio comunitario, maturata nel corso del tempo nel contesto europeo giuridico e giurisdizionale del marchio comunitario. Ne è nato uno strumento di lavoro, pratica e conoscenza che consente all’operatore, come al giurista puro, l’aggiornamento sulla evoluzione interpretativa ed applicativa di questo istituto, sempre più armonizzato con il nostro diritto interno, che anticipa per molti versi.

La massa di materiale che la Corte di giustizia ha prodotto a partire dal 2000 è stato selezionato per rappresentare le linee di tendenza giurisprudenziale sulle diverse problematiche.

Il commentario viene e presentato per temi, in modo da permetterne una rapida consultazione mirata utilizzando quattro indici di accesso e collegamento.

Il testo, p. 592, € 56,00, è in distribuzione nelle librerie giuridiche e può anche essere ordinato, senza spese di spedizione, direttamente all’editore Experta S.p.A., C.so della Repubblica, 144 ‐ 47100 Forlì, tel. 0543.370355 ‐ fax 0543.33769, per ulteriori informazioni: info@experta.com

Plagio fotografico a Parma

2009-11-16T13:24:00.010+01:00

Stefano Sandri

Segnalo il seminario di cui alla locandina, perché di particolare interesse in un'area ancora non sufficientemente esplorata, ma di grande attualità

CIAO, DAMASO

2009-11-12T18:45:00.006+01:00

Stefano Sandri

“Senza cultura non c’è progresso e senza progresso non c’è futuro”, “Mi fa piacere che questo sia il tuo pensiero”, mi disse qualche settimana fa Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer all’hotel Melia di Alicante, dove eravamo alloggiati in occasione del Symposium dei Giudici.

Non avrei mai immaginato che queste sarebbero state le ultime parole che avrei ascoltato dalla Sua viva voce. Ora che non c'è più, non mancherà chi Lo ricorderà come uno dei più brillanti protagonisti del mondo della Proprietà Intellettuale. Da parte mia mi sento privato di uno dei miei riferimenti.

Con Damaso non posso dire che sia intercorsa una vera amicizia, ma certo ci siamo andati molto vicini. Il fatto è che nei nostri incontri e rare frequentazioni , non parlavamo mai di diritto, ma di arte, musica, filosofia, o altro e questo grazie ad una Sua naturale disponibilità, aiutato in ciò dalla Sua genuina ispanicità, e spontanea propensione verso tutto quello che rappresenta la cultura in senso lato e che traspariva sempre nelle Sue magistrali ‘opinion’ come Avvocato Generale della Corte di Giustizia, dove era stato prima ancora giudice.

Il diritto, anche quello dei marchi, era il campo sperimentale del Suo spirito di osservazione. Sapeva, nella soluzione dei problemi, guardare lontano e prima degli altri. Entrammo subito in sintonia elettiva, sin dai primi incontri di oltre dieci anni fa e per questo non rinunciavo mai al piacere di una Sua elegante conversazione extra moenia. Ora non sarà più possibile. Resta la melanconia del ricordo.

In Finlandia meglio un cric... che una borsa chic!

2009-11-05T16:28:00.002+01:00

Lorenzo Litta

Le statistiche 2009 dimostrano che i casi di contraffazione sono aumentati anche in Finlandia, Paese storicamente estraneo alle principali "rotte del falso", come segnalato dal Funzionario dell'Ufficio Doganale Mr. Ryyttäri.

Ovviamente sono sempre numerosi i sequestri di accessori, pelletteria e abbigliamento, ma crescono i blocchi di prodotti tecnologici (cellulari e loro accessori, CD, DVD, caricatori...) e sorprendentemente oltre ai pezzi di ricambio, sono in aumento i "cric" per auto contraffatti !!!

Si tratta sempre di statistiche ma dimostrano come anche il mercato del falso stia cambiando con la crisi.

Tuttavia, sempre secondo Mr. Ryyttäri quasi tutta la merce sequestrata era in transito verso UE, Russia e USA, in quanto i consumatori finlandesi non accettano di acquistare consapevolmente prodotti contraffatti !!!

III Edizione Master IDEA CINA

2009-11-05T16:17:00.003+01:00

Blogmaster

E’ stato pubblicato il bando della terza edizione di IDEA CINA, il Corso post-laurea che l'Istituto del Commercio Estero, ICE, organizza per formare Intellectual Property Manager da inserire presso aziende, studi legali e di consulenza, società di architettura e design. Il bando è disponibile sul sito www.campus.ice.gov.it

IDEA CINA ha l'obiettivo di accrescere la competitività del sistema Italia e la tutela del Made in Italy attraverso una specifica formazione sulla proprietà intellettuale ed industriale con particolare riferimento alla Cina.

L’iniziativa rappresenta, per il mondo delle imprese italiane e degli studi legali e professionali, un’opportunità per sperimentare e valorizzare giovani Intellectual Property (IP) manager.

Il Corso si articola in:

- formazione in aula - c.a. 4 mesi con inizio previsto a febbraio 2010;

- fase di stage in Italia - c.a. 2 mesi presso aziende o studi legali e di consulenza;

- circa tre settimane di studio e approfondimento presso un'università cinese (study tour in Cina), visite e incontri con esperti di studi legali, aziende e istituzioni;

- fase di stage in Cina - c.a. 2 mesi presso un ufficio della rete estera dell'ICE in Cina, presso la filiale di un'azienda italiana o di uno studio legale internazionale.

I vincitori delle selezioni non sostengono alcun costo di partecipazione e beneficiano di borse di studio ICE e biglietto aereo A/R per la fase di stage in Cina.

Al Corso, la cui fase d'aula si svolgerà a Milano, sono ammessi 12 laureati in Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Biotecnologie, Farmacia, Chimica, Architettura e Design.

Il corso propone una formazione interdisciplinare della proprietà intellettuale orientata al solving problem ed è condotto sotto la responsabilità del coordinatore scientifico e didattico Avv. Prof. Stefano Sandri

Do you ever buy a tractor at a trade fair because of the colour you have selected?

2009-11-04T22:10:00.010+01:00

Stefano Sandri

BCS S.p.A., an Italian company, brought an action with CFI against the decision of the Second Board of Appeal of OHIM relating to invalidity proceedings between BCS SpA and Deere & Company. The products involved were agricultural machines, in particular farm tractors, small tractors, land tractors and trailers covered by a Community colour trademark registration filed by Deere & Company, USA. The combination of green and yellow colours, was described as being ‘green for the vehicle body and yellow for the wheels’, as is shown by a picture attached to the application and reproduced on the right:

CFI, by its decision T- 137/08, 28 October 2009 , dismissed the action, being had proved by Deere & Company –according to the court - that the disputed mark had become distinctive within the terms of Article 7(3) of Regulation.

The court is very care on the analysis of the evidence submitted by the defendant in supporting the acquiring distinctiveness of the sign, notwithstanding that in the subject area the perception of the relevant public could be mainly focusing the company name and logo imprinted on the trucks.

The judgment makes a clear application of the criteria and standard on Article 7, 3 of the Regulation, since CHIEMSEE. It seems, however, it has been missed the legal key point, as to say what is the impact of the nature of the sign, a combination of colours, on the association process enabling the relevant public to identify the commercial origin of the goods bearing that combination of colours. This issue has nothing to do with a more restrict attitude in assessing the acquired distinctiveness of the sign because of its composition (see paragraph 28).

To the contrary one has to keep in mind the teaching of the Court of Justice to the extent that “while the public is accustomed to perceiving word or figurative marks instantly as signs identifying the commercial origin of the goods, the same is not necessarily true where the sign forms part of the look of the goods in respect of which registration of the sign as a trade mark is sought. Consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods based on their colour or the colour of their packaging, in the absence of any graphic or word element, because as a rule a colour per se (or a combination of colours) is not, in current commercial practice, used as a means of identification.”(LIBERTEL case).

In this respect, there is no in the judgement a mention whatsoever as to whether the contested decision carried out an investigation on how the relevant public might associate a colour in the subject case to the origin of the concerned products.

A ‘panoramic’ view of descriptic character

2009-11-03T10:59:00.000+01:00

Stefano Sandri

According to CFI , T- 339/07, 28 October 2009, the term « panorama » is descriptive of one of the main characteristic on the aquarium on the market (see as an example).

On particular the term « panorama » should describe the circular view or the free and extended visual area on the aquarium that it implies some self evident advantages on side of the observers (paragraph 35).

We may agree on that conclusion, even though it may rely to a certain second level of visual association, typical of the evocative/suggestive trade marks. In this respect the Court is very careful in pointing out that for the purpose of applying Article 7(1)(c) of Regulation it is necessary only to consider, on the basis of the relevant meaning of the word sign at issue, that from the viewpoint of the public addressed, there is a sufficiently direct and specific(and spontaneous) relationship between the sign and the goods for which registration is sought (paragraph 27). It is here the case? I fear that the analysis of the court should be a little more deeper when examining how the sign is actually perceived by the relevant public (paragraph 28). Since the likelihood of confusion includes also the likelihood of association, it makes still sense exclude from the registration the signs which can cause such an association?

I understand that in some case is not easy to decide whether the association occurs in suggestive/evocative signs. We could however adopt the criteria drawn from INTEL, as to say that there is likelihood of association, e.i the sign is not descriptive or affected by other grounds refusal whenever the consumers shall diverge in a conclusive way from their normal attitude in purchase behaviour taking in account the nature of the products/services.

I made this proposal, in a different legal contest, in Alicante at the occasion of the recent Judges symposium, raising apparently agreement on side of the EU Commission and General Advocates who were attending the meeting.

Judges Symposium

2009-11-02T20:23:00.007+01:00

Stefano Sandri

European Judges coming from 27 countries gathered at Alicante for the Symposium held from 21-23 October. In the agenda, inter-alia, the concept of bad faith and the first preliminary ruling of CFI regarding the Community Design Regulation.

The Court of Venice was represented by the judge Maria Antonia Maiolino who delivered a speech on the notion of bad faith in the practice of a national court, with particular reference to the Italian case Valigeria RONCATO. This issue is particularly up to date since lately Court of Justice for the first time has taken a position on the concept bad faith of the applicant before theregistration date (C- 529/07, 11 June 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, see my spot on the Fighting bunny, 31 August 2009).

The debate was very intensive and I have also the chance to present my interpretative proposal on bad faith within the frame of the Community trademark law ( see my spot on PANORAMA CASE and my latest article on the subject : La mala fede del richiedente il marchio comunitario, in Il Dir. Ind., 2009 )

‘Ribonucleid acid’: a difficult expression and a difficult case

2009-11-01T00:40:00.000+01:00

Stefano Sandri

‘RNA’ stands clearly for ‘Ribonucleid acid’, at least for the chemic-pharmaceutical people. However, what about the end-consumers? Do they are reasonably well informed, observant and circumspect as to understand the significant of the mentioned acronym? I don’t think so. This is one of the many questions, doubts and incertitude lately raised by the CFI, T- T‑80/08, 28 October 2009, CureVac GmbH v. Qiagen GmbH, where the problem faced was to decide whether the trade marks RNAiF and RNActive were confusingly similar, or not, in relation to more or less identical/similar products.

Chemical and pharmaceuticals marks came once again at the attention of the court and they risk to be converted in a crucial and puzzling legal problem. This judgement does not go out of a sort of contradiction and dangerous omission.

Chemicals – say the decision - are aimed at a specialised public (in particular, chemists and laboratory personnel). Also end consumers, nevertheless, have a high level of attention in this case, and are assisted in their choice by highly qualified professionals (paragraph 29). Fine, that means that both the public should recognize the mere descriptive meaning of the first part of the two marks.

It follows that, according to the court, the attention must focused on the second one, ‘ifect’ respectively, and ‘ctive’. Are these terms, although seen in the perspective of a global assessment – which belongs to the accuracy of the decisional iter - and impression - which has to do with the perception of the consumers – are dissimilar (notwithstanding the identity/quasi identity of the products, the primacy of the first part of the marks, the identical graphic predominance of RNA) ?

The analysis of the CFI seems to make abstraction of the relevant and pertinent circumstances in this case represented by the assessment as to how the products reach the market. Accordingly it seems to me quite marginal and not realistic to overestimate the criteria of the phonetic and visual effect (paragraph 38 to 42), since the nature of the products in question remits in first instance to the semantic value of the two signs in their global meaning.

The public, at which the products aim, are educated people who will consider the meaning of ‘ifect’ and ‘ctive’ equivalent ( because ‘ the two terms refer to the notion of effectiveness or the word ‘effective’, as pointed out by the appellant), a presumption which is not contradicted by the sophisticated distinction in the German language, paragraph 44). Finally, the assumption that the notion of effectiveness or the word ‘effective’ ‘requires the consumer in question to deconstruct the sign too much in order to make an association between the two signs at issue, and thus seems too improbable to be accepted’ (same paragraph 44; pls note that the argument is the mere one presented by the court) is clearly wrong in the light of the communication rules to the extent they are applicable to the trade mark, intended and acknowledged as a communication tool.

It is indeed well known scientifically that in any language transmission the sign must firstly be decoded (deconstruct), and subsequently coded, pursuant a psychologic process governed by perception system where the receptor of the sign does not exercise any (rational) effort (for a full demonstration see my work . ‘Percepire il marchio’ , 2006).

Le recenti modifiche al Codice Portoghese della Proprietà Industriale

2009-10-30T13:54:00.000+01:00

Fabio Cammarata Pignato

Le modifiche al Codice Portoghese della Proprietà Industriale pubblicate il 25 luglio 2008 sono entrate in vigore l’1 ottobre 2008.

Scopo prevalente della novella è stato la semplificazione e l’accelerazione delle procedure dinnanzi all’Ufficio Portoghese Marchi e Brevetti.

Uno dei cambiamenti maggiormente degni di nota concerne il deposito delle dichiarazioni periodiche di volontà d’utilizzo dei marchi (DIUs), il quale non è più richiesto al fine di mantenere valida la registrazione di un marchio Portoghese o Internazionale. La nuova normativa stabilisce, infatti, che i marchi le cui DIUs, in passato, non siano state depositate, non saranno più soggetti a cancellazione.

Un ulteriore cambiamento ha riguardato la riunione dei nomi e dei segni commerciali nei Logotipi: a partire dalla richiesta di quest’ultimo, da parte del loro proprietario, gli esistenti nomi e segni commerciali saranno rinumerati e soggetti alle regole stabilite per il Logotipi. Nelle le domande di nuovi Logotipi è ora obbligatorio specificare i beni e i servizi da tutelare.

Diversi termini procedurali sono stati ridotti, inclusi quelli relativi alle proroghe dei termini previsti per le opposizioni al deposito, alle controdichiarazioni o alle repliche alle decisioni provvisorie di rifiuto emesse dall’Ufficio Portoghese Marchi e Brevetti.

Il deposito delle opposizioni tardive non è più ammesso, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto al ritardo. Tuttavia, è possibile domandare la sospensione dei procedimenti per un periodo di tempo più lungo. Ciò assume particolare rilievo nelle ipotesi in cui le parti entrino in una fase di trattative funzionali ad una risoluzione amichevole della controversia.

Dato che le surriferite modifiche erano state apportate di recente (ottobre 2008) non se ne attendevano di ulteriori nell’immediato futuro. Tuttavia, e senza alcuna previa consultazione o comunicato, ne sono state appena pubblicate di nuove (14 ottobre 2009), entrate in vigore il 23 ottobre 2009.

A partire da questa data, le tasse di concessione per i marchi non sono più dovute. Tale abolizione non ha riflessi sulle tasse di domanda, il cui valore rimane immutato.

L’attuale modifica legislativa presenta alcuni effetti retroattivi: essa, infatti, copre anche quei marchi concessi prima del 23 ottobre 2009 ma il cui termine di pagamento della tassa di concessione (con o senza sovrattassa) scade dopo tale data; pertanto, in dette ipotesi, tale tassa non è più dovuta. Per i marchi la cui riconvalida scade il 23 ottobre, il valore di questa tassa è di 60,00 €.

Riassumendo, per tutti i marchi la cui concessione è stata pubblicata dopo il 23 ottobre 2008 non è richiesto alcun pagamento della tassa di concessione.

Il rimborso non è previsto per le ipotesi in cui i proprietari abbiano già effettuato il pagamento della tassa di concessione, sebbene avessero potuto giovarsi delle anzidette modifiche.

Un ultimo cambiamento riguarda il trasferimento dei diritti di Proprietà Industriale a seguito di atti di fusione o scissione registrati in Portogallo (persone giuridiche Portoghesi). In queste particolari ipotesi, il pagamento della tassa di registrazione del trasferimento non è più richiesta. Tale modifica ha effetto immediato.

News on Made in...

2009-10-21T12:47:00.002+02:00

Domenico de Simone

Yesterday afternoon at Confindustria has been given the official notice that on the initiative of Trade Commissioner Catherine Ashton, the 133 Committee resumed his work in order to bring into question the "Made in..." argument, on which Italy has already widely deployed itself

The Government, in the person of the Minister Scajola and Ronchi, Mr. Zegna in behalf of Vice President fot International Affairs, and Confindustria in the person of President Marcegaglia, have reconfirmed their commitment directly as well as coordination engine between the social parties that are favorable.

On the other side, the current problematic issue of "100% Italian" is waiting for conversion (which is highly unlikely in the current formulation) of Decree 135/09, which however remains functional to prove the strong determination of the Italy system on it.

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Ieri pomeriggio in Confindustria è stata data notizia ufficiale (Viceministro D'Urso da Bruxelles) che su iniziativa del Trade Commissioner Catherine Ashton il Comitato 133 ha ripreso i lavori per portare in discussione l'argomento detto "Made in ...", sul quale l'Italia è già ampiamente schierata (a favore).

Il Governo in persona dei Ministri Scajola e Ronchi e Confindustria in persona della Presidente Marcegaglia e del vicepresidente per gli affari internazionali Zegna hanno riconfermato il proprio impegno sul tema sia diretto che come motore del coordinamento tra le -favorevoli- parti sociali.

In parallelo, attualmente la problematica disciplina del "100% Italiano" è in attesa di conversione (del tutto improbabile nella attuale formulazione) del decreto 135/09, che però resta funzionale a provare l'estrema determinazione del sistema Italia sul tema.

E l'Italia, l'Italia... e l'Italia l'è bela, l'è bela...

2009-10-13T18:10:00.001+02:00

Lorenzo Litta

Mi sembra che la musica che suonava questa mattina al Ministero per lo Sviluppo Economico fosse proprio questa. Siamo tutti (quasi tutti: avvocati, consulenti, magistrati, operatori, agenti...) orgogliosi del Sistema Italia in Proprietà Industriale. Il nostro Codice è all'avanguardia, gli strumenti ci sono, lo abbiamo fatto per primi, ne abbiamo fatti di più...tante piccole interessanti riflessioni.

In realtà le parole erano diverse rispetto alla musica, soprattutto l'incontro aveva tutt'altra finalità, quella di essere un Seminario rivolto a Piccole e Medie Imprese (il 98,7% delle aziende del BelPaese) "con l'obiettivo di fornire loro utili informazioni sul sistema dei diritti di Proprietà Industriale e sulle azioni da intraprendere per tutelare i propri diritti di brevetto, marchio o disegno industriale".

Gli speaker ci hanno messo del loro, in senso positivo, offrendo una panoramica ancora più interessante dell'attuale contesto della Proprietà Industriale e del considerevole numero di iniziative in corso, di cui cito velocemente ed in modo disordinato quelle che più mi hanno colpito: creazione di un Fondo Nazionale per l'Innovazione (60 milioni di Euro stanziati per fare credito all'Innovazione qualificata) e di una Piattaforma per la Valutazione Economica dei Brevetti, gli IPR Desk presso le sedi ICE nei Paesi in via di sviluppo, Callcenter sulla contraffazione, imminente introduzione della procedura semplificata per i casi doganali (finalmente!!!), nuovo Consiglio Nazionale Anticontraffazione.

L'ho lasciato per ultimo, forse perchè lo ritengo il più importante, forse perchè sono state usate dall'Avvocato Gulino (Direttore della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) delle parole molto belle e poco usate in Italia: condivisione, interministeriale, confronto.

Ecco: se davvero il nuovo Consiglio Nazionale Anticontraffazione riuscirà a riunire, comprendere e soddisfare le esigenze di tutte le categorie, seguendo magari un modello simile a quello del "Tavolo delle Categorie" dell'Alto Commissario Giovanni Kessler, a mio avviso il grande assente della giornata e a cui, avrei fatto cenno, visto che molte delle iniziative in corso sono frutto anche del lavoro suo e della Dottoressa Ludovica Agrò, ci sarà da divertirsi! Avremo davvero un modello efficiente di sistema e potremmo davvero considerarci un Paese di Serie A nella Lotta alla Contraffazione!

Vorrei fare un complimento molto sincero a chi è intervenuto oggi, e vorrei citarli uno per uno: all'Avvocato Gulino, alla Dottoressa Flajban, che ha parlato di quegli IPR Desk che mi hanno "svezzato" con l'IP, alla Dottoressa Morel Chevillet di Bulgari, alla Dottoressa Rotunno di Innovhub (e se davvero si creassero strutture simili presso ogni CCIAA ?), al Dottor Montemagno, alla Dottoressa Muscolo, al Colonnello Fanti, al Dottor Soldini.

Dimentico qualcuno? Si, certamente l'Avvocato Demichelis, a cui, con tutto il rispetto per gli altri, va un plauso particolare. Ha ragione caro Avvocato, il problema è quello della scelta dello strumento da azionare e soprattutto del dove si aziona quello strumento. E' vero anche che quella della contraffazione è una industria che ha bisogno di consumatori per essere alimentata e andare avanti.
Tutto giusto, tutto molto bello. O forse dimentico qualcosa? Forse che tutto il "pubblico" era composto da operatori del settore, che hanno quotidianamente a che fare con questi problemi? Forse che seminari di questo tipo dovrebbero essere diretti alle imprese?

Siamo i migliori in IP? Forse. I nostri operatori (Guardia di Finanza, Dogane) sono i migliori? E' probabile. E allora viva l'intervento del rappresentante delle piccole imprese che chiede la diffusione dell'IP all'interno delle aziende. Viva i fondi gratuiti, viva lo sportello di consulenza gratuita all'interno del Ministero. Viva l'Italia dell'IP.

La novità più succulenta è però rappresentata dal fatto che per primo il Governo Italiano abbia concentrato in un manager pubblico l'Ufficio Centrale Brevetti e Marchi e l'Ufficio Anticontraffazione.

Mi sorge solo un dubbio: ma le società? le PMI? Quel 98,7% di imprese? Dov'è quell'Italia? E' solo un dettaglio che non ci sia? A me la cosa spaventa un pò... e a voi?

Valentino Rossi and spaghetti with truffle, the new winning recipe

2009-10-12T21:56:00.002+02:00

Lorenzo Litta

Valentino Rossi loves to fight and loves to win. Sometimes he runs too fast. Maybe this is the reason why the Law Firm, which is assisting the MotoGP World Champion in the enforcement of its IPRs, sent a cease and desist letter to the organization committee of the Fiera del Tartufo (Truffle Fair) of Sant'Angelo in Vado, a small town close to Pesaro. According to Valentino Rossi's lawyers, the Fair has to stop using the number 46 - the number used by Valentino Rossi - notwithstanding this year's Truffle Fair is the 46th edition organized in Sant'Angelo in Vado.

It is clear that the yellow logo used to promote the Fair is considered by Dr. Rossi too similar to his registered mark, so that he asked the town to change the edition of the Fair. Of course for users that are not familiar with Intellectual Property, as the Major of the town is, this is an absurd request. In fact he replied that probably they should call this year's edition as the 45th plus one or the 47th minus one!

The Major, who is probably also a fan of Rossi, added that he believes that Valentino was not aware of this case, in fact he allegedly reached an agreement with the father of Valentino, Graziano Rossi, but the lawyers informed him that the father's opinion was not important, since he can't decide on trademark issues.

Furthermore the Major said that he will continue using the logo until the 1st of November and notwithstanding this fact, he believes that Rossi will continue winning. It's not the first time that the famous champion is involved in strange cases with Law. Last time concerned a misunderstanding on taxes to be paid between UK and Italy. Maybe this time he had even a worse advertisement.

I'm pretty sure that anyone wil go to the Fair because of the number 46!
However, this case is useful to show how in Italy there is confusion on fair use of a trademark.

I would say that Valentino lost an opportunity to be even more loved by his fans.

I would suggest him to win the next race, advertising the small town of Sant'Angelo in Vado on his suit, and to go to the Fair and have a nice plate of Spaghetti with Truffle!

The unbearable undefinability of designs' individual character

2009-10-12T16:57:00.001+02:00

Fabio Angelini

An interesting (and practical) case of how fugitive, elusive make it undefinable, is the concept of “individual character” in Community design law*.

The “Turn On” lamp below is the result of Italian architects Lana Savettiere (on the left):

Cute, isn’t it ? However, it is strangely similar to Apple’s QuickTime logo (on the right) as anyone who is sufficiently knowledgeable of computers will have certainly thought when he/she first saw the lamp in question..

I’m curious, though, about what would happen in the following scenario.

Imagine the design of the lamp were applied for as a Community Design –CD- (and maybe it is, I did not bother searching because I’m more interested in the intellectual problem). Of course it would get registered (no substantive examination, of course).

Now, a third party decided to manufacture and sell another similar lamp. Could our CD’s holder sue and prevail or would the third party have a valid defense by saying that the CD lacks “individual character” because the design at issue (not the lamp…) is basically a knock off of the Quicktime logo?

The CD Regulation in fact says that “a Community design should not be upheld unless the design is new and unless it also possesses an individual character in comparison with other designs” (19^th whereas) and art. 6 embodies the principle, so that “a design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public”.

I will not enter the who-the-informed-user-is argument although it may have a bearing. About it another time. The issue here is the degree of horizontal disclosure (as opposed to vertical, which, in my mind, is the succession in time of designs in a particular field –even though it’s far by certain that say a design of a Greek tunic might not have individual character today…), which is how to assess the prior existence of a similar /identical design but in a totally unrelated field or even in one of the many faceted, ever surprising and ever fascinating designs which nature so abundantly and generously offers to us, that may destroy the individual character of a design.

Apparently the answer should be found in art. 7, which says that a design shall be deemed to have been made available to the public if it has been published following registration or otherwise, or exhibited, used in trade or otherwise disclosed, except where these events could not reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialised in the sector concerned, operating within the Community”.

The key words to which a CD holder defending from an invalidity action would make recourse are “except where these events could not reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialised in the sector concerned, operating within the Community”. But what is the sector concerned? That of lamps or that of computer geeks? The question is deceptively simple and the readily “rational” answer falls short of its legal consequences.

Indeed, if the sector concerned is that of lamps, why is that a CD affords protection to the owner thereof irrespective of the good to which the design is applied? A design which protect lamps, protects as well as patterns for a new line of upholstery (geeks being geeks and sometimes nerds, who may discard such a possibility?) and graphical signs which may serve as trademarks. So, can the reverse happen? If it can (and yes IT can) would the sector concerned then also encompass lamps?

I think it does, and so in my view, the rationale of protection defines the horizontal disclosure which, honestly suits me fine. A robust re-definition and restriction of IP rights is seriously needed. The endless multiplication in time, size and scope of IP rights is no longer a stimulus or incentive to innovation, but rather restraint of trade, a dangerous (relatively free and inexpensive) pass to monopolistic instincts and a recipe to economical regress.

But that’s my view.

*Thanks to fellow “geeks” of Wired Gadgelab (http://www.wired.com/gadgetlab/2009/10/rolling-lamp-looks-like-quicktime-logo/) for having discovered this rather funny “coincidence”

Ancora sui pezzi da ricambio...

2009-10-09T10:13:00.008+02:00

Stefano Sandri

La Cassazione, n. 17734 del 7 luglio 2009, torna ancora una volta sul tormentone dei pezzi di ricambio e la legittimità delle diciture che li accompagnano.
Si tratta non tanto di un ribaltone, ma di un chiarimento nella situazione in cui il ricambista usa l’espressione “tipo” non in relazione alla destinazione di un particolare autoveicolo, ma ad prodotto di un altro ricambista. Sappiamo in base alla normativa vigente, armonizzata a quella comunitaria, che viene escluso che il diritto del titolare del marchio possa vietare a terzi l’uso, nell’attività economica, del proprio marchio, sulla scorta della sussistenza di tre criteri:

necessità dell’uso del marchio altrui per indicare la destinazione di un prodotto o servizio;
rispetto del principio della correttezza professionale;
utilizzo del marchio in funzione descrittiva, e non distintiva.

Secondo la Suprema Corte, avuto riguardo al caso di specie e richiamato il precedente della sua sentenza m. 8442/200, il fabbricante dei pezzi di ricambio può usare il marchio allo scopo di indicare la destinazione del suo prodotto, ma le modalità dell’esercizio di tale diritto non devono produrre confusione e ambiguità sulla provenienza del prodotto stesso, sopratutto se la funzionalità tecnica del pezzo non permetterà di distinguerlo da quello prodotto dal fabbricante dell’autovettura.

Pago... the ECJ gave birth to a mouse

2009-10-06T14:55:00.014+02:00

Fabio Angelini

The ECJ has today issued the long awaited decision in Pago (case C‑301/07). As you all recall the case pivoted around the “quantitative” side of the renown to be enjoyed in the EU by a mark in order to be protected against dilution.

Regrettably, rather than engaging in a sweeping review of current law/practice –as I had hoped- the decision is particularly disappointing.

The ECJ says that reputation must exist in a substantial part of the Community (“ Territorially, the condition as to reputation must be considered to be fulfilled when the Community trade mark has a reputation in a substantial part of the territory of the Community (at §27) which is a step ahead.

However, it does neither clarify the test to determine what is “substantial” -see the puzzling statement “As the present case concerns a Community trade mark with a reputation throughout the territory of a Member State, namely Austria, the view may be taken, regard being had to the circumstances of the main proceedings, that the territorial requirement imposed by Article 9(1)(c) of the regulation is satisfied ” at § 29,( OK. But why?), nor if the holding would have been the same if instead of Austria the country at issue had been, say, Latvia or Malta.

The real issue was whether or not an equivalence could be drawn between the concepts of “substantial part of the Community” and one Member State. It seems to me that after this decision the waters are still murky and one could argue one way or the other, …unless one may take an intermediate position which is that from now on, Austria is the test. Larger or equal to Austria, bingo! Smaller than Austria and you are out. But it does not seem really a good test.

In my view the ECJ lost a great chance to inject a little bit of reasonableness in the CTM system.

When the CTM regulation was first drafted, the Soviet Union was still a threatening monolith and the EU was formed by 10 countries more or less of comparable size and more or less with comparable economies (differences existed, of course, but not of the scale of today’s Union, in which there are countries whose entire population would scarcely qualify for a neighborhood of London or Rome). The European Union has changed but the law has not and the ECJ has not helped a bit…..

What does this mean for owner of a renown rademark? Well, it helps a lot because by referring to Pago and by proving renown only in a country, say UK, in theory according to Pago one may obtain an injunction in Italy w/out the need to prove renown over there ( actually not even use!). Practically, one for instance may use this decision to concentrate all the resources (lots of ads, lots of consumer surveys and so forth) one has in one single country (but make it a large one…) to obtain a declaration by a national court of renown in that country and then use it as a hammer to nail all other countries.

Of course then one needs to prove detriment or unfair advantage, but that’s another story…

Entro l’anno il big bang dei TLDs

2009-10-04T11:07:00.015+02:00

Alberto Bellan

Se ne parlava da un po', ma questa sembra la volta buona (o cattiva, a seconda dei punti di vista). Nel meeting di ICANN tenutosi a Parigi, alla fine del mese di giugno, gli oltre 1.500 delegati provenienti da 70 Paesi diversi hanno votato per quello che nell’ambiente è già stato soprannominato il “domain name big bang”. Entro la fine di quest’anno sarà possibile registrare, oltre ai Secondary Level Domains (SLD), anche un numero potenzialmente infinito di TLDs (Top Level Domains).

Se per un indirizzo tipo “parolecomplicate.it” sino ad oggi era possibile registrare solo “parolecomplicate” (il SLD), da gennaio dell’anno prossimo sarà possibile inventarsi anche un TLD, la parte dopo il punto: potrei registrare, ad esempio, parolecomplicate.milano, che non è niente male. Oppure parolecomplicate.louisvuitton, o parolecomplicate.voglioandareinvacanza.

La liberalizzazione è ufficialmente mossa dall’intento di incrementare le possibilità di sviluppo della rete in direzioni sempre nuove e diverse, anche se molti hanno osservato come al portafoglio di ICANN (non-profit organization, per altro) la registrazione di TLDs male di certo non farà.

A prescindere dai motivi, per chi si occupa di tutela dell’IP in internet si apre un mondo nuovo, il mondo dopo il punto. Con la riforma le possibilità di cybersquatting, che fino ad ora avevano riguardato solo i SLD, raddoppiano: un marchio potrebbe essere illegalmente inserito anche nell’ultima parte del nome a dominio.

Per tentare di arginare il fenomeno, di per sé aumentato del 7% (per quanto riguarda i gTLD) nell’ultimo anno, ICANN ha affidato ad un gruppo di 18 esperti in materia di tutela dei marchi in rete (IRT) la redazione di un rapporto strategico contenente “a tapestry of globally-effective solutions” per la disciplina riguardante la registrazione dei nuovi TLDs.

Il gruppo di lavoro ha proposto diverse soluzioni innovative, tra cui l’istituzione di un nuovo ente, la “IP Clearinghouse”, incaricato di ricevere, controllare e validare le richieste di costituzione di nuovi TLDs alla luce della loro conformità ai diritti IP preesistenti e la previsione di un procedimento ultraveloce per la sospensione immediata di un sito in palese contraffazione di un marchio.

At Luxembourg there are no yachts men

2009-09-25T17:37:00.002+02:00

Stefano Sandri

At Luxembourg there is not the sea. Cleary, the judges of the European court are not expected to be experienced yachtsmen. However, if you look at this image, do you have any doubt we are talking about Motor yacht offshore ?

CFI , T-305 and 306/07, yet took 103 paragraphs to conclude that this mark was confusingly similar to this prior mark in respect of products of class 18 and 25.

This hesitation is due to the fact that CFI compared the marks in question merely on the visual and phonetic field. The conceptual criteria was completely undermined, although the Court quoted the case law (LIMONCELLO and MATRATZEN) whereby emerges that the dominance of an element in the frame of a complex trademark is stronger whenever the sign enjoys of a specific and clear conceptual meaning, as it has supported by my search carried out by Overmoon. Both the sign, in his case, unquestionably reminds to the idea (and in the case of the Community application to the image too) of a powerful and fast motor yacht. In this regard the fact that someone may relate the term “offshore” to something other than a nautical sport (paragraphs 78 to 85) is, in my view, totally irrelevant, for it is out of the legal context under discussion.

By chances It is to be noted that lately the Italian Supreme Court of Cassation (No.18.218, dated 18 august 2009) has granted an undertaking of the exclusive right to use and protect its name and image of a boat ( its logo) reproduced by an unauthorized competitor on the surface of one of its sailing boat, by making an extension of the application of the rules on the right of image provided for in the Civil Code for individuals. The loosing party was retained liable for damages on the perspective of an hypothetic sponsorship agreement, expressly referred to by the Court , by way of analogy, to a trademark sponsorship agreement.

The fighting Bunny

2009-08-31T10:46:00.007+02:00

Stefano Sandri

The chocolate bunny represents a big business for Lindt . Since 2001 Lindt registered a shape Community trademark and on its basis sued an Austrian firm, Franz Hauswirth GmbH, for counterfeiting .

An easy case, should you assess only the confusingly similarity between the two marks. The problem raised to the extent that the defendant counterclaimed the nullity of the registration of Lindt on the ground of Article 51(1)(b), RMC . Pursuant this rule, a Community trade mark shall be declared invalid where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.

What does it mean bad faith?. The counterfeiting proceedings were suspended and the question remitted to the Court of justice (C 529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH) who said that national court must take into consideration all the relevant factors specific to the particular case, in particular the fact that the applicant knows or must know that a third party is using, in at least one Member State, an identical or similar sign for an identical or similar product, the applicant’s intention to prevent that third party from continuing to use such a sign; and the degree of legal protection enjoyed by the third party’s sign and by the sign for which registration is sought.

It seems that in the ECJ’ view all the three criteria must concur. The real question, however, is that there are so many other pertinent circumstances to taking care of (some of them are mentioned in the grounds of the judgement), that in practice the Court remit to the National judge the final evaluation, on a case by case basis, of when the bad faith of the applicant may occur.

It’s true that “like a banker, bad faith is no doubt easier to recognise than to define”, although “I do not suggest that bankers and bad faith have anything else in common”, as pointed out by the Advocate General Sharpston. The Court, however, was invested for the first time on the subject issue and missed the chance to say something more than 'bad faith must be decided case by case'.

La sesta edizione del manuale...

2009-08-29T20:33:00.000+02:00

Stefano Sandri BLOG

Credo che tutti coloro che si occupano di Proprietà Industriale sanno di cosa sto parlando: il manuale di Adriano Vanzetti e Vincenzo Di Cataldo, opera indispensabile per l’apprendimento (studenti), ma anche per l’approfondimento (studiosi) della materia. Una felice e singolare combinazione che ancora una volta i due prestigiosi Autori presentano negli ultimi aggiornamenti, dedicati in particolare all’attuazione della Direttiva dell’ Enforcement, della legislazione delle pratiche commerciali scorrette, dei Regolamenti in materia di denominazione di origine e indicazioni geografiche.

(Giuffrè, 2009, €50,00).

Buona lettura o buona consultazione !

BLOG

Fighting with the BOAS of Alicante

2009-07-23T19:09:00.014+02:00

Stefano Sandri

It is settled case law that the statement of reasons of BOAs’ decisions need be given for all goods and services applied for. Accordingly the BOAs must determine specifically that none of the grounds for refusal listed by Article 7(1) CTMR applies to the mark in question in relation to each of those goods or services claimed, and they may reach different conclusion depending upon the goods or services considered.
In the case ULTIMATE FIGHTING, 2 April 2009, the 1st Board failed to do so and the CFI, although the applicant did not invoked this failure, annulled of its own motion and in this respect the contested decision.

It’s true that the same grounds of refusal are given for a category or group of goods or services and the BOARD can limit itself to using general reasoning for all the goods or services concerned . However this is of poor assistance when, as in the subject case, the trademark applied for covers more than 215 goods falling within four separate classes as well as at least 13 kinds of different services.
Terrific !.

The plain application of the principles governing the statement of grounds may lead the BOARDs in some cases to be overloaded by a very hard work. Moreover, to assess which goods or services are to be considered homogenous (complementary) is an uneasy additional exercise that must be reviewed by the CFI pursuant its control of legality of the appealed decision.
Any idea as how to meet the productivity expectations of the Office and their clients?

Il Governo alla Conquista... dell'ITALIA... uno scherzo poco CHEAP!

2009-07-20T19:38:00.008+02:00

Lorenzo Litta

Curiosità dal meraviglioso mondo dell'IP, questa volta arrivano da Alicante e fanno davvero sorridere. Forse c'è davvero qualcosa di magico nel mondo del Marchio Comunitario.

Curiosando su CTM-Online, capita anche di scoprire che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per il Rilancio dell'Immagine dell'Italia, abbia depositato i seguenti marchi:

- ITALIA (CTM n. 8385692);
- MAGICA ITALIA (CTM n. 8403933);

...e per chi non fosse familiare con la lingua di Dante... c'è anche la versione Inglese... giusto per non farsi mancare nulla (!!!):

- ITALY (CTM n. 8385726);
- MAGIC ITALY (CTM n. 8403909).

Capita anche di scoprire che tutti e 4 i marchi sono stati depositati in TUTTE E 45 LE CLASSI della attuale classificazione... forse se il nostro amico Jeremy non si fosse già appropriato della 46, si sarebbero presi anche quella...

PER QUESTA RISATA IL GOVERNO HA SPESO SOLO DI TASSE EURO 28.800...

Marchi radio-tv nazionali e locali

2009-07-20T12:34:00.022+02:00

Eleonora Fia

Il divieto di utilizzo di un marchio radiotelevisivo locale che ne richiama uno nazionale, anche se il primo è più risalente o addirittura registrato, è incostituzionale. La Consulta, con la sentenza 206/2009, ha accolto il ricorso del circuito locale «Radio Kiss Kiss Italia» contro la norma che, nel caso specifico, favoriva la rete nazionale «Radio Kiss Kiss Network», e ha dichiarato incompatibile con la Carta l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 15 del 1999 convertito dalla legge 78 del 1999. La legge contiene "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo” ed opera creando un doppio binario, locale e nazionale, per l'utilizzo dei marchi identificativi delle emittenti, imponendo un sacrificio unidirezionale e retroattivo, nei casi di sovrapposizione totale o parziale dei segni "aziendali, del marchio locale che deve cedere il passo a quello conosciuto su una scala territoriale più vasta trascurandosi del tutto l'eventuale preuso del marchio da parte dell'emittenza locale. In tutti i gradi di giudizio amministrativo, Radio Kiss Kiss Italia, emittente radiofonica locale gestita da Pubblikappa che trasmette nel Lazio e in Campania in virtù della concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora rilasciata nel marzo del '94, si era vista superare dal network nazionale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 63/02/CONS del 27 febbraio 2002 ha diffidato, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato d. l. n. 15 del 1999, la medesima società a cessare l'utilizzo della denominazione “Radio Kiss Kiss Italia”, essendo questa denominazione idonea a richiamare in parte quella dell'emittente nazionale “Radio Kiss Kiss Network”, anch'essa licenziataria, da Giosa Service s.p.a, del marchio “Kiss Kiss”. La Pubblikappa s.n.c. ha impugnato la delibera dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio chiedendone la sospensione, che tuttavia è stata rifiutata. Avverso la relativa ordinanza di rigetto, la ricorrente ha proposto appello, ed il Consiglio di Stato, in accoglimento delle eccezioni di quest'ultima, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del richiamato d. l. n. 15 del 1999.

In sostanza sia l'Agcom sia il Tar del Lazio hanno diffidato l'emittente regionale dall'utilizzo del marchio del network più esteso, anch'esso sostenuto da regolare licenza seppur successiva. La preferenza indiscriminata accordata alle emittenti nazionali si presenta come un privilegio lesivo del principio di uguaglianza, in quanto, da un lato, opera a danno di soggetti normalmente più deboli e, dall'altro, sovverte lo statuto dell'emittenza radiotelevisiva, che invece riconosce alle emittenti locali un pieno titolo costituzionale per l'esercizio della loro attività. Il problema è tutt'altro che secondario perché, di fatto, per il solo fatto di essere un'emittente locale e non nazionale, e pur avendo sempre usato il marchio, si rischiava di essere espropriati della propria identità mediatica. Del resto era stato lo stesso Consiglio di Stato, con un 'ordinanza del marzo 2008 a sollevare la questione di costituzionalità e ad osservare che la disciplina sembrava incidere, invero, in termini oggettivamente rilevanti e irrimediabili sulle posizioni delle emittenti locali che facevano legittimo uso del marchio, costrette a dismettere tale determinante segno identificativo a causa soltanto della loro specificità territoriale, anche e soprattutto qualora esse abbiano fatto uso del marchio in questione con priorità rispetto alle emittenti nazionali che abbiano successivamente utilizzato il marchio medesimo. La suprema magistratura amministrativa ha anche avvertito che la tutela del marchio d’impresa risponde ad un’esigenza insopprimibile per lo svolgimento dell’iniziativa economica posto che il diritto all'uso esclusivo del segno identificativo concorre a delineare la concreta capacità concorrenziale dell'impresa, oltre che la sua consistenza patrimoniale, traducendosi in una importante componente dell'avviamento commerciale e che tanto più questo discorso vale nel settore radiofonico, costituendo l’unico efficace strumento attraverso cui la platea degli ascoltatori è posta in grado di identificare le numerose emittenti che operano sul mercato delle radiofrequenze.

Infine, la norma impugnata lederebbe il valore della concorrenza, riconducibile all'iniziativa economica privata, travolgendo il principio del prior in tempore potior in iure riconosciuto sia dalla Corte costituzionale sia dal Codice della proprietà industriale.

Isolated Series in the Isolated Kingdom

2009-07-14T12:17:00.003+02:00

Lorenzo Litta

When someone says "isolated", it is easy to think abouth UK. For trademarks quite often happens the same. UK trade mark Law allows applicants to cover more than one variant of trade mark in a singe application: it means that is possible to have "trademark series" without any extra filing fees. This is something generally acceptable if the marks do not vary substantially and is often used to cover colour and black & white versions of the same mark.

Recently, UK Intellectual Property Office has considered abolishing series applications, since are an unusual feature in trade mark world.

However and not so unexpectedly, UKIPO has just announced that it will keep series applications, but restricting their application. Let's see most important changes:

A maximum of six marks permitted in a series application.
Tactical use of series applications will be discouraged.
If any mark is not truly part of a series, it will be deleted from the application.
It will no longer be possible to "divide" a series application into one or more new applications, preserving the filing date.
Marks not forming part of the series will have to be deleted from the application.

According to our British friends, series applications will remain a useful device but "they must be used with care". In fact, claiming marks form a series is a tacit admission that the marks do not differ in their distinctive elements.

New rules are expected to come into force on 1 October 2009...

New Criminal Provisions for fighting (?) counterfeiting and piracy

2009-07-13T16:39:00.004+02:00

Lorenzo Litta

A very recent bill, "DISEGNO DI LEGGE 1195-B", approved by Parliament only last Thursday -July 9, 2009- for the development and internationalization of Italian companies, will introduce new instruments and special terms to help the growth of economics and reportedly should deeply modify Criminal Enforcement.

In particular the bill will:
- create manufacturing districts and networking events;
- favour the reindustrialization;
- reorganize the tax incentive for companies;
- help the international market and the internationalization of Italian companies;
- promote interventions to develope new technologies and to keep safe the environment;
- strenghten the enforcement of intellectual property;
- increase investments for low energy consumption.

The development of Italian companies will be facilitated by a reorganization of the government system dedicated to.

Going straight to our area of main interest, there are new laws concerning the criminal enforcement of Intellectual Property Rights against counterfeiting and piracy.

In particular the bill will increase punishments against counterfeiters, adding new provisions which complete existing rules (Art. 473 is amended, Art. 474 is amended, Artt. 474 bis and 474 ter are added, Art 517 is amended, Artt. 517 ter and 517 quater are added...).

Furthermore the threshold of criminal prosecution of trademark infringers will be "guilt" instead of "fraud". This means that similar crimes shall not need the intention to infringe of the defendant. In fact, it will be punished whoever "potendo conoscere" (having the possibility to be aware) infringe intellectual or industrial property rights. This new criteria will be valid for all basic criminal provisions enforced in IPR infringements (artt. 473, 474, 517).

However it is not clear whether such provision could be extended also to IPR applications (as it happens with the Law in force) or it is limited to registrations (which would be highly dangerous for IPRs owners, since in Italy IPRs are usually registered 4 years after application).

The bill text will modify also the Intellectual Property Code of 2005 and will introduce the National Anticounterfeiting Council, which will be responsible of coordinating all activities of regional administrations to provide proficiency and balance to IPRs Law enforcement (with similar powers of the removed High Commissioner for Anticounterfeiting and Piracy).

The National Anticounterfeiting Council shall also be empowered to:
- carry out periodical checks of IPRs' infringements; - study new anticounterfeiting remedies; - promote and assist Italian companies for registering and being aware of national, foreign and Community IP regulations; - verify the general quality of exported/imported foods; - plan and develope every year an anticounterfeiting strategy, proving the reached results; - coordinate its activity with similar Offices in other Countries.

Now the Italian Parliament approved conversion into Law of the bill. The bill has been firstly presented on August 5, 2008 to the Parliament, approved on November 4, 2008 by the "Chamber of Deputies" (which is one of the two Chambers that compose the Italian Parliament) and sent to the Senate (the other Chamber of the Italian Parliament) on November 7, 2008 for final approval (which arrived with substantial reviews only in June 2009).

Conversion shall take place 15 days after publication (which is expected soon).

Secondary meaning: sta diventando una probatio diabolica?

2009-07-10T01:02:00.004+02:00

Sergio Rizzo

Credo che potrei facilmente riconoscere tra mille la barretta di cioccolato Bounty, ma forse la mia percezione è condizionata dal fatto che da ragazzo ne mangiavo un bel po’ (e anche adesso ogni tanto mi tolgo lo sfizio…). Purtroppo, sembra che nell’Unione europea il sottoscritto faccia parte di una minoranza, almeno a giudicare dalla lettura della sentenza del Tribunale di Primo Grado comunitario dell’8 luglio ( T-28/08, Mars, Inc. v. Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, SHAPE OF A CHOCOLATE BAR – che ha confermato che la forma del Bounty della Mars non può essere registrata come marchio per mancanza di carattere distintivo.

La storia del marchio comunitario n. 818864, è già abbastanza conosciuta. In sintesi, il 7/5/1998 la Mars Inc. richiede la registrazione come marchio di forma della barretta di cioccolato Bounty.

L'UAMI concede la registrazione il 24/4/2003. Pochi mesi dopo, precisamente in data 11/12/2003, l'impresa Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG chiede all'UAMI di annullare il marchio in questione, essenzialmente per mancanza di carattere distintivo. In prima battuta, la Divisione d'Annullamento dell'UAMI respinge la richiesta, ma successivamente le Commissioni di Ricorso danno ragione a Ludwig Schokolade ed annullano il marchio in questione.

Il TPG ha appena confermato l'annullamento del marchio tridimensionale della Mars, seguendo sostanzialmente lo stesso ragionamento delle Commissioni di Ricorso. La motivazione può riassumersi come segue:

- In marchio in questione, che è stato richiesto come marchio tridimensionale, non è per se distintivo e va rigettato ex Art. 7.1 b) del RMC, perché non presenta differenze significative rispetto alle altre barrette di cioccolato presenti nel mercato. Non c'è quindi bisogno di fare riferimento alla lettera c), né alla lettera e) dello stesso articolo.

- Riguardo al secondary meaning, le prove dell’acquisita distintività della forma del Bounty sulla base dell’uso nel mercato sono ritenute insufficienti. In particolare, le prove sarebbero, in principio, sufficienti per dimostrare il secondary meaning solo in 6 degli allora 15 Stati comunitari (Regno Unito, Belgio, Francia, Italia, Gemania e Paesi Bassi), però in ogni caso questi Stati non rappresenterebbero una “parte sostanziale” del territorio comunitario. Per superare la mancanza originaria di distintività occorrerebbe comprovare in tutti i territori l’acquisizione del secondary meaning.

Dal mio modesto punto di vista, il TPG su questo punto è forse stato eccessivamente esigente.

Questa decisione sfavorevole è un nuovo capitolo nella tormentata storia dei tentativi della Mars di registrare come marchio comunitario la forma dei suoi prodotti. Infatti, basta dare un’occhiata al CTM-online per rendersi conto che, se da un lato è riuscita ad ottenere protezione per la forma di vari dei suoi dolciumi più famosi (per esempio, il Twix), dall’altro si è vista costretta a rinunciare in almeno una decina di casi simili. Vedremo se, alla fine, si potrà esclamare dulcis in fundo!

Blog metaformale: la sfida di pensare in modo diverso al marchio

2009-07-09T23:41:00.015+02:00

"La comunicazione visiva si espleta attraverso la traduzione-trascrizione della realtà visibile in emozionabilità percepibile attraverso una rarefazione progressiva della forma leggibile, parziale (Formale) o sempre più estrema (Informale), purché sempre sottintesa.” Così si legge nel manifesto (2008) del movimento artistico METAFORMALE, di cui Stefano Sandri è uno dei promotori. Sarà forse per questo che la definizione è perfettamente trasferibile alla percezione del marchio da parte dei consumatori, in cui sono riscontrabili tutti gli elementi essenziali della prospettiva meramente giuridica dei giorni nostri.

Vediamo. Il marchio è pacificamento un mezzo della moderna comunicazione visiva, e non solo. Altrettanto evidente la sua funzione mediatrice tra il dato fenomenico (il segno), così come viene visto e quello che viene percepito, come ci insegna la Corte di Giustizia. La traduzione - trascrizione della realtà è operata dalle regole predefinite dei processi percettivi, integrate dagli apporti dell’esperienza comune di ciascuno di noi, anche quando perseguiamo interessi economici ed agiamo come consumatori. E naturalmente la carica e l’impatto emozionale sono sempre più determinanti nella intercettazione dei messaggi che l’impresa trasmette attraverso la veicolazione del marchio. Inoltre il segno, le cui informazioni rilevate dal mondo esterno vengono già filtrate e selezionate al momento dell’attenzione, quando fa il suo ingresso nella memoria è soggetto alla rarefazione progressiva, perdendo nel tempo e nello spazio dettagli marginali ed insignificanti, ciò che trova riscontro nelle massime giurisprudenziali sul giudizio di sintesi e del confronto di un segno con il ricordo che il consumatore ha del primo nei giudizi di confondibilità tra i marchi.

A ben vedere che la forma leggibile (il marchio è una forma di linguaggio) sia formale o informale non è neanche di per sé esclusiva dell’espressione artistica, perché entrambe sottointendono, ma non dichiarano, la forma rappresentata. Si ritrova quindi la classica dicotomia tra il marchio descrittivo e quello suggestivo.

La ricerca della forma al di là della forma che qualifica il ricordato movimento esprime dunque un modo di pensare, un metodo di esame utilizzabile nell’avvicinarci alla comprensione del dato fenomenico del marchio e della corretta soluzione dei suoi fondamentali problemi giuridici: l’identità, la istintività, la confondibilità. L’arte ci insegna che il marchio, come segno di comunicazione, è narrazione, creazione in divenire, pur se rappresentato staticamente nella formula legale, crea e trasmette emozioni condivisibili tra due soggetti, il proponente ed il ricevente, riscatta il reale dalla banalità dell’usuale, esprime l’essenziale, tralasciando il superfluo. Tutte le discipline, non solo quelle artistiche, sono legittimate a perseguire coralmente e contestualmente un’efficace performance espressiva che trasmette emozionalità creativa e percettiva, in una visione olistica ed interdisciplinare della conoscenza, compresa quella giuridica.

Troppo difficile? Ma cos’è più attraente ed affascinante di una sfida difficile?

Toward a ‘virtual’ design?

2009-07-03T23:33:00.018+02:00

Stefano Sandri

Let us Look at these design which have been examined by OHIM:

The opponent claimed that the RCD was invalidated by the publication of a prior design.

The invalidity division of OHIM, however, disagreed. The two opposing designs are almost identical, saved the flashing feature throwing a soft blue light invisible, shown in one of the tree views of RCD, as above reported, and that has been reputed as enough as to mark the substantial difference between the two radiators , in spite of the immateriality of the figured feature.

Please, don’t forget how your memory works

2009-07-03T12:13:00.005+02:00

Stefano Sandri

What really consists the long term memory mechanism of ? Why the consumers still and so long retain the Coca-cola trade mark’ all over the world?

I tried to give an answer to these intriguing demands in my recent search , namely in Percepire il marchio. dall’identità del segno alla confondibilità , 2007, since clearly the answer can be of assistance in assessing the distinctive character of the trade mark and its confusing similarity with other signs. In my work I stressed, inter alia, that the trademark is a process, subject to changes and evolution, and not a well defined outcome. This process is governed and guided by some pre- organized perception rules together with the contribution flowing from the daily experience of the human been. Thanks to the momentum of the attention, the information coming from the outside world is selected and transferred into the store of the memory.

The scientific research recently carried out by some Nord-American University, at large referred to by media, shows now that such transfer would be accompanied through the neuronic via by the emission of new protein which has been photographed. The process is activated within the synapse, the brain structure which is delegated to receive, exchange and store the data and information received. In particular, the search makes apparent that the storage in the memory of all the signs, trade mark included, is strongly affected by stability and flexibility. Stability leads to solve the legal problem of the identity of the mark, i.e. what message it transfers and how it is perceived by the relevant public (ECJ, case INTEL and CFI, Case FIORUCCI). Flexibility, on its turn, facilitates the better understanding of the discussion between the supporters of an abstract approach to the legal assessment of the trade mark and those on favour of the concrete terms (ECJ, case OPEL ADAM).

The scientific discover of the American researchers will improve the understanding of the mechanism which stay beyond the creation of the consumer remind when they meet a mark (and supports my thesis !). According to the EC law , the essential function of a trade mark is to enabling the consumer, who acquired goods or services identified by the mark, to repeat the experience, if it proves to be positive, or to avoid it, if it proves to be negative, on the occasion of a subsequent acquisition ( CFI, case HENKEL, and many others). The more the trade mark is stable in its relative network of its components (dominant, marginal, decorative etc.), the more it will be retained in the consumer’ mind (see my matrix on the trademark identity). The more the context of all the pertinent and relevant circumstances (ECJ case SABEL) will be considered by the jurists, the more reactive will be the recall (and the strong) of the trademark in the consumer’ memory.

Time is coming, dear Colleges, to start to think on trademarks not in mere legal terms.

Sparare sulla Croce Rossa ?

2009-06-25T15:25:00.004+02:00

Lorenzo Litta

Le notizie che arrivano dalla Germania sono sempre le più interessanti, soprattutto quando hanno a che fare con italiani, francesi ed il gossip...

Questa volta è Louis Vuitton che aiuta a far sorridere anche in una torrida giornata di inizio estate, quando il sole si vede dalla finestra e le ferie estive sono solo un lontano miraggio.

L'illustre quotidiano "Spiegel" riporta qui di una curiosa iniziativa di Louis Vuitton, che avrebbe "rinunciato alla richiesta di risarcimento danni di Euro 2.600" nei confronti di un negozio che offriva borse contraffatte a soli 3 Euro.

PS: il negozio in questione era di proprietà della Croce Rossa Tedesca e vendeva abiti ed accessori di seconda-mano per beneficenza... e la Convenzione di Ginevra ?

Tu... facciamo che ti chiami Lotus, è?

2009-06-11T10:13:00.006+02:00

Andrea Cicogna

“Il Gruppo Lotus PLC e la sua sussidiaria Lotus Cars Limited, costruttore dell’iconica Elise e consulente ingegneristico di livello mondiale, non è connesso, affiliato né in alcun modo associato con il Team Lotus che ha richiesto di iscriversi al Mondiale 2010 di F1. Il Gruppo prenderà tutte le contromisure necessarie a proteggere il proprio brand, la propria immagine e la propria reputazione”.

Queste quattro righe di comunicato rispecchiano a pieno tutto lo stile Lotus, una ricerca costante dell'eccellenza ingegneristica in puro stile britannico. Un comunicato così lascia di sasso un pò tutti, dai nostalgici ai neofiti, perchè la gloriosa lotus ha fatto la storia della Formula 1, e chi ne sa già gustava il ritorno di questa, nella massima vetrina mondiale. Invece la casa britannica non ne vuol proprio sentire di tornare in quel carosello di automobili che più di tutti da un'idea di precario, in continuo mutamento, più legato al delirio d'onnipotenza dei suoi vertici che non alla reale competizione. Ora per rimanere però sul tema del marchio, la Litespeed, ovvero la "nuova Lotus" giura che David Hunt, colui che detiene i diritti di sfruttamento del marchio Lotus, gli ha concesso il diritto. Noi siamo dubbiosi al riguardo e per verifica attenderemo gli sviluppi della vicenda. Comunque la domanda che mi pongo è: "qualora Litespeed ottenesse in concessione di correre con il marchio Lotus, che senso avrebbe?" Il marchio Lotus ha in dote un know how che forse possiamo definire irraggiungibile per chiunque, che senso avrebbe cedere il marchio senza tutto ciò che gli sta dietro? Forse Mosley e la sua federazione cercano per l'ennesima volta di creare maggiore confusione, "buttando nel calderone" team nuovi dal "sapore antico". Non basterebbe forse modificare i regolamenti e "mantenerli" per far tornare la Formula 1 quella vetrina appetita da tutti i costruttori di automobili?

D.D.L. n.1195 e dintorni: confusione o miopia?

2009-05-26T15:53:00.004+02:00

Stefano Sandri

Chi non conosce il capolavoro del design italiano dell’Architetto Castiglioni della lampada ARCO che da tempo la FLOS ha sul mercato?. E’ accaduto che un concorrente ha importato dal solito cinese la riproduzione dell’articolo ed il Tribunale di Milano ha prontamente concesso sequestro e tutela inibitoria alla FLOS (cf. in questo blog…..).

Nel corso del giudizio di merito son però arrivate le modifiche legislative che tutti conoscono, ingenerando un ignobile pasticciaccio di incoerenze e contraddizioni.

Che l’ultima modifica del DDL n.1195, a seguire quella della L. 46/2007, art.4, sia l’ultimo esempio della schizofrenia legislativa in materia è a tutti chiaro. Quello che è meno comprensibile è lo sforzo disperato della dottrina italiana di far quadrare il circolo (cfr. da ultimo il tentativo, pur pregevole, di Giorgio Floridia in Newsletter AIPPI, 2/2009) in una situazione normativa in cui palesemente le lobby interessate la fanno da padroni. Sembra infatti sfuggire ai più che il problema interpretativo dell’attuale disciplina transitorio del rapporto diritto d’autore- design, riversato nel testo attuale dell’art.239 CPI, è innanzi tutto un problema di conformità alla Direttiva Comunitaria 98/71/CE , art. 17 e 19. Ricordo infatti che, per espressa delega legislativa, il Codice è stato verificato nella sua compatibilità ed attuazione del diritto internazionale, ed in primo luogo del diritto comunitario della proprietà industriale. La Direttiva in proposito, nell’abolire il criterio italiano della scindibilità, ha introdotto il riconoscimento della cumulabilità delle due tutele (quella del DLA quella del design), con la sola riserva a favore degli Stati membri di “determinare autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa”. Mi pare quindi che per capirci qualcosa in questo guazzabuglio nostrano sarà meglio partire proprio dalla Direttiva, alla quale pretendiamo di essere ossequiosi.

Il Tribunale di Milano (ordinanza del 12 marzo-30 aprile 2009), a fronte della discussione al momento irrisolta e miope della nostra dottrina, ha invece colto perfettamente l’essenza del problema, riconducendolo correttamente nel contesto del rapporto diritto interno - diritto comunitario e – come si dice- per non saper di leggere e scrivere, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia per l’interpretazione pregiudiziale ex art.234 del Trattato sulla domanda: se quella riserva comprenda o meno anche il diritto di escludere o meno dalla protezione i design che erano caduti in pubblico dominio anteriormente alla entrata in vigore delle disposizioni che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del DLA per i design.

Sarà dunque la Corte di giustizia, che ha titolo e legittimazione per farlo, a dirci come dovremo tenerci, anche in vista del ddl 1195. Con un po’ di pazienza (tanto nessun procedimento in corso da noi arriverà alla definitività prima di tale chiarimento).

La volgarizzazione di CYBER

2009-05-25T11:37:00.011+02:00

Stefano Sandri

CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE et CYBERHOME non sono distintivi nel settore informatico come marchi.

Lo ha detto il TPI (T 211/06, T 213/06, T 245/06, T 155/07 e T 178/07 del 19 maggio 2009) il quale ha osservato che il pubblico interessato percepirà i segni in questione come delle formule promozionali, e non come delle indicazioni delle origini commerciali dei prodotti e servizi contraddistinti, dal momento che vantano una loro caratteristica e qualità, quella della modernità e della loro adattabilità alle nuove tecniche dell’informazione.

L’UAMI aveva valutato che gli elementi «cyber», «credit», «gestion», «guichet», «bourse» et «home», presi separatamente, erano privi di carattere distintivi in relazione ai prodotti e servizi rivendicati nella domanda. Inoltre, la combinazione del termine «cyber», da una parte, e «credit», «gestion», «guichet», «bourse» ou «home», dall’altra, «rispondevano ad una costruzione lessicale abituale e non non rappresentavano altro che la somma dei segni di cui era composta ».

Insomma, anche se non è stato detto espressamente, « cyber » non è più utile nella ricerca di nuovi marchi nell’area informatica.